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Avvocato Arlo Canella
Questo articolo offre una panoramica chiara e dettagliata su come muoversi per registrare un marchio in Italia, nell’Unione Europea o a livello internazionale, evidenziando i passaggi critici, le strategie ottimali e i benefici correlati a ciascuna scelta.
Registrare un marchio in Italia è un passo importante per ogni startup o impresa che vuole proteggere la propria identità commerciale e distinguersi sul mercato italiano. Questo processo non solo impedisce ad altri di usare un nome o logo simile al proprio, ma è anche il primo grande passo verso la costruzione di un brand riconoscibile e apprezzato dal pubblico. In un mercato concorrenziale, il marchio è l’istituto giuridico che si occupa di difendere la relazione tra un’impresa e la sua clientela oltre che la cassaforte dell’avviamento aziendale.
Il percorso per registrare un marchio include la richiesta di registrazione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ma comincia molto prima. Occorre infatti scegliere un nome e un logo adeguati, in linea con i requisiti richiesti dalla legge, e prima di depositare, occorre operare una verifica della disponibilità effettiva del marchio (per approfondire si v. l’“Indagine sulla novità di un marchio”). Con una ricerca preliminare eseguita da un professionista ci si assicura che il marchio sia unico, evitando conflitti e contestazioni. Una ricerca attraverso i motori di ricerca gneralisti come Google non può sostituire una ricerca specialistica poiché, ad esempio, i registri marchi potrebbero contenere marchi registrati ma non ancora utilizzati dalle imprese.
Inoltre, il giudizio di possibile interferenza con marchi anteriori richiede un occhio esperto. Sebbene il processo possa sembrare semplice, i vantaggi di una consulenza specialistica (erogata da avvocati con esperienza consolidata nella materia) superano di gran lunga l’investimento iniziale e contengono i rischi di contestazioni e di dover cambiare marchio per carenza di novità o di capacità distintiva.
Occorre ricordare infatti che un marchio è destinato ad accompagnare l’impresa per lungo tempo, potenzialmente “per sempre”. L’investimento per la progettazione e la protezione del marchio ha quindi un ruolo molto rilevante. Con la registrazione, si ottiene il diritto esclusivo di utilizzare un marchio in Italia, mettendosi in una posizione di forza contro chiunque tenti di copiarlo o sfruttarlo senza permesso. Tale atto, inoltre, apre la via a possibili impieghi del marchio virati alla sua monetizzazione, come la sua cessione o la licenza a terzi (ottenendo royalties come corrispettivo). Inoltre, il marchio registrato è un elemento essenziale in molte situazioni di pianificazione fiscale o per l’accesso a bandi e agevolazioni (per approfondire: “Quanto costa registrare un marchio?”).
Investire nella registrazione del marchio non è solo una mossa difensiva; è anche un investimento nell’immagine e nel futuro del tuo business. Un marchio registrato trasmette professionalità, serietà e affidabilità – qualità che i clienti cercano nelle aziende con cui scelgono di fare affari (per approfondire: “il processo tecnico per scegliere un nome efficace come marchio”. Il marchio UE, tuttavia, può essere un’ottima alternativa se i confini del proprio business superano i confini nazionali. Vediamo perché.
Registrare un marchio a livello dell’Unione Europea attraverso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) apre le porte a un mercato estremamente ampio. Con un’unica registrazione, il marchio è protetto in tutti i 27 paesi membri dell’UE (Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia), un vantaggio notevole per qualsiasi impresa italiana che punti a espandersi oltre i confini nazionali. In pratica, ciò significa che con un marchio unitario, non ci si dovrà preoccupare di registrare il proprio marchio in ogni singolo paese in cui ci si potrebbe espandere, risparmiando tempo e risorse significative.
Il valore di questo tipo di registrazione è duplice. Primo, offre una protezione estesa contro l’uso non autorizzato del marchio in un territorio allargato. Questo è essenziale in un’era dove l’accesso ai mercati internazionali, attraverso la digitalizzazione del commercio, può avvenire rapidamente (per approfondire: “La presenza online delle imprese: dai nomi a dominio al social commerce”). Secondo, avere un marchio registrato nell’UE rafforza la percezione dell’impresa come una realtà solida, aumentando la fiducia nei suoi confronti.
Tuttavia, occorre tenere a mente che desiderando la registrazione di un marchio UE, le verifiche preliminari come le ricerca di anteriorità devono essere più accurate ed estese. Ad esempio, la preesistenza di un marchio nazionale estero (es. francese o tedesco) uguale o confondibile con il proprio, potrebbe determinare il rigetto della domanda di marchio UE. Anche in questo caso, quindi, la regola è un’accurata verifica di registrabilità preliminare per evitare di disperdere risorse in un marchio potenzialmente nullo.
La procedura per ottenere un marchio dell’UE è gestita in modo efficiente dall’EUIPO e, una volta ottenuta la registrazione, il marchio gode di protezione per dieci anni, rinnovabili. si tratta di un investimento iniziale che viene abbondantemente ripagato nel medio e lungo termine, fornendo un solido strumento di difesa legale per la propria attività commerciale online e offline. Occorre ricordare però che se si opera a livello extra europeo, dopo Brexit anche per il Regno Unito, è necessario proteggersi attraverso una domanda di marchio internazionale, rivendicando il Regno Unito. Vediamo brevemente come funziona la procedura internazionale.
Per le imprese italiane con aspirazioni od operatività internazionali, estendere la protezione del marchio oltre i confini europei è una mossa strategica indispensabile. L’Accordo/Protocollo di Madrid offre uno strumento legalmente efficiente per la protezione internazionale dei marchi, consentendo alle aziende di proteggere il loro marchio in più di 130 paesi con una singola domanda.
Questo sistema non solo semplifica il processo di registrazione su scala globale ma anche ottimizza i costi legati alla protezione del marchio in diversi mercati.
La scelta dei paesi o regioni in cui richiedere la protezione deve essere guidata da una strategia ben ponderata. È importante valutare la propria presenza di mercato attuale e le aspirazioni di espansione futura, considerando fattori come il potenziale commerciale, la concorrenza e le normative locali.
La selezione dei paesi in cui proteggere il marchio permette di concentrare le risorse dove sono più necessarie, massimizzando l’efficacia della protezione del marchio e la sua monetizzazione a livello internazionale.
Una volta designati i paesi, l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI/WIPO) esamina la domanda e, se approvata, estende la protezione del marchio nei territori prescelti. È un processo che richiede precisione e attenzione ai dettagli, poiché le leggi sui marchi possono variare significativamente da un paese all’altro. Tuttavia, il vantaggio di gestire il marchio attraverso un procedimento unificato è molto consistente, fornendo alle imprese la possibilità di semplificare e alleggerire i costi di mantenimento del proprio portfolio IP.
Nel definire la strategia ottimale per la registrazione di un marchio, le startup e le imprese devono considerare attentamente le proprie esigenze specifiche, analizzando i mercati target e i piani di espansione futura.
La scelta tra la registrazione di un marchio a livello nazionale, dell’Unione Europea o internazionale dipende da vari fattori, inclusi gli obiettivi commerciali, le risorse disponibili e le implicazioni legali e finanziarie di queste opzioni.
La registrazione internazionale tramite il Sistema di Madrid (e, quindi, a livello internazionale) permette di estendere la protezione del marchio in 130 paesi con una sola domanda, ideale per le imprese con aspirazioni globali. Qui entra in gioco il concetto di estensione “con priorità” (si v. l’art. 4 della Convenzione di Parigi): se hai già registrato il tuo marchio a livello nazionale o dell’UE, puoi sfruttare quel precedente deposito come base per estendere la protezione a livello internazionale verso i paesi di tuo maggiore interesse. Se l’estensione avviene entro sei mesi dalla data di deposito del marchio nazionale o europeo è possibile oltretutto mantenere la data di priorità, ossia quella del deposito di origine, il che può rappresentare un vantaggio consistente. Questo significa che la tua richiesta di protezione nei paesi esteri avrà effetto dalla stessa data di quella iniziale, offrendo un vantaggio temporale significativo “nella corsa” alla protezione del marchio.
Tuttavia, spesso si crede che il marchio internazionale consenta di ottenere, analogamente al marchio europeo, una protezione estesa automaticamente a tutti i paesi del mondo. In realtà non è così. Quando si presenta una domanda di estensione attraverso la WIPO è necessario selezionare i paesi di interesse e calcolare le tasse dovute per ciascuno dei paesi desiderati. Lo strumento “Fee Calculator” presente sul sito della WIPO consente di avere un’idea dei costi coinvolti, ma per avere un’idea più precisa e completa degli onorari professionali coinvolti è possibile richiedere un preventivo dedicato o maggiori informazioni direttamente al nostro studio attraverso i nostri strumenti interattivi disponibili all’interno dell’area marchi del sito Canella Camaiora.
In sintesi, la scelta della strategia di registrazione deve essere guidata da una valutazione accurata delle proprie esigenze e obiettivi, con il supporto di un avvocato esperto della materia. Mentre la registrazione nazionale può essere appropriata per le imprese che operano esclusivamente all’interno del proprio paese, la registrazione UE e quella internazionale offrono soluzioni più corrette per la protezione del marchio in contesti allargati, con l’estensione con priorità, inoltre, viene offerto un vantaggio strategico che potrebbe rivelarsi determinante
Avvocato Arlo Canella
