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Linee guida sul deposito del Brevetto Europeo

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Margherita Manca
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Il presente contributo ha lo scopo di delineare i vari passaggi e le modalità di deposito di un Brevetto Europeo ai sensi del European Patent Convention.

Durata della procedura

La procedura di brevettazione a livello europeo, quindi tramite l’EPO, richiede una tempistica che va dai 2 ai 5 anni

L’iter di brevettazione è composto da diverse fasi che si susseguono nel corso degli anni. Vediamo quali sono.

Fase 1: ricerca di anteriorità, redazione, deposito ed esame formale

Prima di avviare la procedura di deposito, è prassi comune effettuare una ricerca di anteriorità preliminare volta a comprendere se quanto ideato è già presente sulle banche dati a disposizione; in tal caso l’invenzione risulterebbe anticipata e, quindi, impossibile da brevettare. È fondamentale ricordare che, per poter ottenere il titolo di privativa brevettuale, anche a livello europeo, l’invenzione deve rispettare i classici requisiti di brevettabilità: novità, altezza inventiva e industrialità (sul punto si v. Guida alla brevettazione e ai costi associati).

In caso di esito favorevole della ricerca, si procede, dapprima con la redazione della domanda in una delle lingue ufficiali dell’EPO (inglese, tedesco o francese) e successivamente al deposito della stessa. Come per tutte le tipologie di brevetto, anche in questo caso, il deposito deve avvenire il prima possibile e comunque prima di un’eventuale divulgazione pubblica dell’invenzione. 

Il brevetto europeo può essere depositato direttamente presso l’EPO o tramite estensione di un brevetto nazionale precedentemente depositato. In quest’ultimo caso, la domanda deve essere depositata presso l’EPO entro e non oltre 12 mesi dalla data del primo deposito

Al momento del deposito della domanda (o comunque entro il mese successivo), oltre alla tassa relativa a detta attività, sarà necessario corrispondere anticipatamente all’Ufficio anche le tasse per la ricerca che l’EPO condurrà sul trovato inventivo e da cui conseguirà il relativo report sulla brevettabilità.

A seguito della ricezione della domanda, in questa prima fase, l’EPO conduce un esame prettamente formale di quanto ricevuto (verificando il pagamento delle tasse, l’idoneità della documentazione etc.).

Fase 2: designazione dei Paesi, esame della domanda ed eventuale memoria

A seguito del deposito e del pagamento delle tasse, l’EPO conduce una ricerca sulla brevettabilità dell’invenzione fornendo, circa 6 mesi dopo il deposito, un report dettagliato comprensivo dell’arte nota. 

La domanda di brevetto, con il relativo report, viene pubblicata dopo 18 mesi  dalla data del deposito presso l’EPO, o dalla data del deposito nazionale qualora sia stato effettuato un deposito con priorità nazionale.

Se, a seguito della ricezione del rapporto di ricerca, si desidera proseguire con la procedura sarà necessario corrispondere all’Ufficio: 

  • le tasse di designazione per ciascun Paese di interesse o un importo forfettario comprensivo di tutti gli Stati,
  • le tasse relative all’esame della domanda. 

A seguito della fase di esame, se l’EPO dovesse identificare brevetti che potrebbero entrare in conflitto con l’invenzione in esame, può richiedere, mediante una o più relazioni tecniche, modifiche o integrazioni alla domanda depositata. In questo contesto, è possibile formulare una risposta al rapporto di ricerca per soddisfare le richieste dell’Ufficio, aumentando così le possibilità di successo della registrazione del brevetto.

Fase 3: concessione e validazione

Se la domanda e l’invenzione soddisfano i requisiti necessari, l’esaminatore invierà una comunicazione al fine di informare il richiedente circa la sua intenzione di concedere il brevetto. Tale comunicazione giunge al richiedente solo se vengono superate tutte le eventuali obiezioni mosse dall’Ufficio. 

La comunicazione di concessione arriva al richiedente in un arco temporale compreso tra i 2 e i 4 anni dal momento del deposito ma detta tempistica dipende da numerosi fattori, come il numero di rilievi mossi dall’esaminatore e il tempo che occorre al richiedente per replicare alle comunicazioni ufficiali. 

A seguito della ricezione della comunicazione, il richiedente avrà 4 mesi di tempo per corrispondere all’Ufficio le tasse di pubblicazione e concessione

Dalla data di concessione, inoltre, decorre il termine di 3 mesi per la validazione del brevetto nei singoli Paesi di interesse e/o per richiedere l’effetto unitario (si v. Il Brevetto Unitario Europeo: domande e risposte).

Mantenimento in vita del brevetto

Fino a quando il brevetto non viene concesso, le tasse di mantenimento in vita della domanda dovranno essere corrisposte all’EPO. Le tasse devono essere corrisposte una volta all’anno e hanno un importo crescente, man mano che si arriva all’estensione massima della tutela (20 anni). 

Dopo la concessione, invece, le tasse per il mantenimento in vita devono essere corrisposte a ciascun Paese scelto in fase di designazione. In questo caso, il ricorso al Brevetto Unitario Europeo potrebbe costituire un notevole vantaggio in termini di risparmio di costi. Infatti, avendo il brevetto effetto unitario, le tasse, corrispondenti a una cifra forfettaria, dovranno essere corrisposte anziché ai singoli Paesi esclusivamente all’EPO.

Il processo di deposito e ottenimento di un brevetto europeo è lungo e complesso, dunque è fortemente raccomandato rivolgersi a specialisti del settore. Questo approccio consente non solo di avere una stima anticipata dei costi, ma anche di prevenire la mancata osservanza di scadenze cruciali per il prosieguo del procedimento di brevettazione.

© Canella Camaiora Sta. Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 25 Marzo 2024

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Margherita Manca

Laureata presso l'Università Luigi Bocconi di Milano, appassionata di Proprietà Intellettuale.
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