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Basta un “marchio di fatto” oppure è obbligatorio registrarlo?

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
by Vito Pugliese
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Se la registrazione marchi fosse più diffusa non si sentirebbe parlare tanto spesso del cosiddetto “marchio di fatto“.

Nella nostra attività professionale, infatti, ci troviamo a dover difendere in giudizio l’identità aziendale anche di chi non ha registrato il proprio marchio. In questi casi si parla di tutela del marchio di fatto o di concorrenza sleale (si v. “cosa succede se non hai registrato il tuo marchio?“)

Si parla di “marchio di fatto” quando l’imprenditore si limita ad utilizzarlo per distinguere i suoi prodotti sul mercato, senza essersi preoccupato di registrarlo. In questo articolo vi parlo sia dei vantaggi di un titolo registrato sia dei rischi reali che corre chi non deposita. Il marchio rappresenta la “cassaforte” dell’avviamento aziendale e bisognerebbe prendersene cura sempre in modo adeguato (puoi farti un’idea di quanto costa registrare un marchio grazie al nostro strumento interattivo per ottenere subito un preventivo automatizzato on-line). Ma procediamo con ordine.

Quali sono i vantaggi di un marchio registrato?

Paradossalmente molte Startup risultano più sensibili al tema della proprietà intellettuale e della difesa legale. Ciò accade forse perché le Startup sognano sin dal principio i vantaggi economici di una licenza o di una cessione. Ed in questo senso, sanno che un titolo registrato ha maggior valore ed è più semplice da identificare di un fumoso segno non registrato (si v. “Preventivo registrazione marchio? Da oggi è automatico e on-line“).

Si sa che il marchio svolge innanzitutto la cosiddetta “funzione di origine”. Esso, infatti, permette al consumatore di distinguere il prodotto sul mercato. Esso, con l’andare del tempo, tende ad incorporare tutti i valori d’impresa trasmessi attraverso la  condotta commerciale dell’imprenditore, la qualità dei suoi prodotti e i messaggi veicolati attraverso le iniziative pubblicitarie.

Il “minimo sindacale” in termini di tutela è ovviamente un “certificato di registrazione“. Il vantaggio della registrazione, rispetto al marchio di fatto, è la presunzione di validità formale del titolo registrato. Inoltre, la registrazione certifica la sua appartenenza al titolare (ovvero al soggetto che figura nel titolo).

Il valore del brand può essere protetto adeguatamente soltanto attraverso una (altrettanto adeguata) strategia di protezione.

La domanda di registrazione viene rivolta all’Ufficio competente per territorio (ebbene si, i marchi hanno rilevanza territoriale e bisogna presentare domanda per tanti marchi quanti sono i territori di interesse). Si può avanzare una domanda, ad esempio, all’ufficio italiano, francese, europeo etc. Esso viene poi concesso all’esito di una procedura amministrativa che implica la verifica dei suoi requisiti di validità (formali e sostanziali).

Del resto il deposito conferisce lo straordinario vantaggio di poter essere l’unico ad utilizzare il marchio prescelto nel territorio richiesto. Senza dovermi preoccupare dell’intensità del suo utilizzo (almeno per i primi 5 anni).

Quali sono i rischi di un marchio di fatto?

Dire che il deposito del marchio difende dalla copiatura (contraffazione) è vero ma riduttivo. Il deposito del marchio di fatto innanzitutto  consente di agevolare il lavoro dei giudici nella ricostruzione del diritto.

E’ più semplice portare al giudice un “diploma di registrazione” piuttosto che uno “scatolone” di fatture e materiale promo-pubblicitario che ne dimostrino l’utilizzo e la titolarità.

Inoltre, come accennato sopra, nel contratto di licenza o di cessione, è più semplice cedere un titolo registrato che una “consuetudine” di utilizzo.

Non tutti sanno che un marchio di fatto potrebbe essere condannato a vivere nei ristretti limiti territoriali del preuso.

Ciò accade quando un altro soggetto, più coscienzioso, deposita presso l’ufficio competente un segno simile o confondibile. Il che comporterebbe, per il titolare del segno anteriore oltre all’impossibilità di espandersi utilizzando il medesimo segno, anche il dover sopportare la coesistenza (si v. “cosa succede se non hai registrato il tuo marchio?“).

Oltretutto il ricominciare daccapo, cambiando marchio, non è una cosa facile. Sarebbe come essere costretti a cambiare la propria faccia, sperando di essere ugualmente riconosciuti da amici e parenti.

Per questo motivo bisognerebbe agire in modo responsabile: verificare per tempo la preesistenza di marchi altrui (tanto nei registri ufficiali, quanto sul mercato) per poi depositare regolarmente il proprio  presso gli uffici competenti (si v. “Preventivo registrazione marchio? Da oggi è automatico e on-line“).

In conclusione, se è vero che registrare un marchio non è un atto dovuto, rimane un atto fortemente consigliato. Ciò anche in funzione dei costi della registrazione (senz’altro ridicoli rispetto alla gestione di un eventuale contenzioso) o alla sventura di dover essere costretti a cambiare faccia.

Il nostro studio di occupa giornalmente di consulenza strategica in termini di naming, di indagini sulla novità e di registrazione marchi. (puoi farti un’idea di quanto costa registrare un marchio attraverso il nostro strumento per ottenere subito un preventivo automatizzato on-line).

Data di pubblicazione: 1 Marzo 2019