Progetti di design: come presentarli “in sicurezza” alle aziende

In questo articolo, esploriamo le principali precauzioni legali per presentare progetti di design alle aziende, garantendo la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e la protezione efficace delle creazioni:

Quali sono i principali accorgimenti legali da adottare?

Prima di presentare un progetto di design ad un’azienda è fondamentale adottare alcune precauzioni per garantire la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. 

In primis, sarebbe consigliabile stipulare un accordo di non divulgazione (NDA) con l’azienda interessata, al fine di proteggere il progetto dalla divulgazione non autorizzata e dall’uso improprio: L’NDA, infatti, stabilisce un impegno vincolante tra le parti, impedendo all’azienda di utilizzare, divulgare o copiare il progetto senza il consenso del creatore.

Nel caso in cui l’azienda non fosse disposta a sottoscrivere un impegno vincolante, come un NDA, è importante valutare la registrazione del disegno o modello presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). 

La registrazione, infatti, garantisce una protezione legale che prescinde dalla sottoscrizione di un NDA da parte del soggetto interessato, coprendo anche i casi di somiglianza risultante da una creazione indipendente e facilitando l’azione legale in caso di abusi dell’azienda interessata.

È comunque utile consultare un avvocato specializzato in proprietà intellettuale per valutare quale sia la migliore strategia da adottare anche in funzione del tipo di progetto da proteggere: una consulenza adeguata include l’assistenza per la presentazione del progetto e quella per la negoziazione di eventuali accordi di cessione o di licenza per monetizzare la creazione.

Qual è il rischio della “presentazione” senza tutela legale?

La presentazione di un disegno o modello industriale senza protezione legale può influire negativamente sulla capacità di ottenere una remunerazione per la propria creazione. Per essere registrabile e tutelabile in Europa, infatti, un disegno o modello deve possedere requisiti della novità e del carattere individuale (artt. 5 e 6 del Reg. CE n. 6/2002).

Un design presentato/divulgato, ovviamente, non sarebbe più “nuovo”. Pertanto, la presentazione del design all’azienda, anche se involontaria, potrebbe compromettere tali requisiti, rendendo più difficile ottenere tutela per il design e, quindi, di poterlo monetizzare.

Per evitare le conseguenze negative della c.d. predivulgazione, è essenziale adottare alcune precauzioni. Come già menzionato, è opportuno stipulare un accordo di non divulgazione (NDA) con le parti coinvolte nel processo di condivisione riservata. Ciò consente di obbligare le parti a mantenere riservate le informazioni relative al progetto, proteggendolo da divulgazioni non autorizzate – ad esempio nella fase di prototipazione o sviluppo, sino al momento della registrazione.

È utile, comunque, essere a conoscenza del c.d “periodo di grazia” di 12 mesi concesso dall’art. 7 del Reg. CE n. 6/2002. Il regolamento europeo prevede che se la registrazione del design è avvenuta nel periodo di grazia, ossia entro 12 mesi dalla divulgazione, la domanda di registrazione del design sarà comunque valida ed efficace.

Attenzione però, per evitare possibili “complicanze”, è consigliabile non affidarsi esclusivamente al periodo di grazia. Il miglior consiglio che può darvi un avvocato specializzato come il sottoscritto è quello di sforzarvi di tracciare e conservare ogni comunicazione per mantenere la riservatezza del design fino alla registrazione.

Esiste una protezione per chi non registra il design?

In Europa, anche chi non registra il design può ottenere la tutela legale, a condizione che risultino rispettati i requisiti stabiliti dal regolamento Reg. CE n. 6/2002.

Le principali differenze tra un disegno o modello comunitario non registrato e uno registrato riguardano la durata della protezione e la “forza” della tutela.

Un disegno o modello comunitario non registrato offre una protezione di durata più breve, limitata a 3 anni dalla data di divulgazione del disegno o modello all’interno dell’Unione Europea (Regolamento (CE) n. 6/2002, art. 11). Tale protezione copre soltanto l’utilizzo non autorizzato di copie del disegno o modello che siano il risultato di un’imitazione intenzionale (art. 19). 

Al contrario, un disegno o modello comunitario registrato garantisce una protezione più ampia e duratura. La durata della protezione può arrivare fino a 25 anni, suddivisa in periodi rinnovabili di 5 anni ciascuno (art. 12). Inoltre, la registrazione offre una tutela più estesa contro l’utilizzo non autorizzato di disegni o modelli identici o sostanzialmente simili, indipendentemente dall’intenzionalità dell’imitazione (art. 10 e 19).

In conclusione, la registrazione di un disegno o modello comunitario è consigliabile per ottenere una protezione più efficace e duratura del lavoro creativo. Questa scelta può influire positivamente sulla difesa dei diritti di proprietà intellettuale e sull’azione legale contro eventuali violazioni o contraffazioni.

Protezione dei designer: è sufficiente il diritto d'autore?

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CJUE) nel caso Cofemel (C-683/17) ha stabilito che un disegno o modello industriale può essere protetto dal diritto d’autore, a condizione che sia originale e rappresenti una creazione intellettuale dell’autore. In particolare, la sentenza stabilisce che la protezione del diritto d’autore non deve dipendere da requisiti aggiuntivi, come l’estetica o la valenza artistica dell’opera.

Sebbene optare per la protezione Copyright presenti alcuni apparenti vantaggi, alla luce della disomogeneità del tessuto normativo europeo, tale scelta non può essere reputata la migliore.

In Europa, il diritto d’autore secondo i principi della Convenzione di Berna nasce senza registrazione perché si applica automaticamente dal momento della creazione dell’opera. Inoltre, durando per tutta la vita dell’autore più 70 anni dopo la sua morte è generalmente più lungo del diritto sui disegni e modelli registrati.

Tuttavia, ci sono anche degli svantaggi nella scelta di affidarsi esclusivamente al diritto d’autore. La protezione offerta potrebbe essere più difficile da far valere in tribunale, poiché l’autore dovrà convincere il giudice che l’opera è sufficientemente creativa e originale.

Inoltre, il diritto d’autore non garantisce alcuna presunzione formale sulla validità e proprietà del titolo, come avviene grazie al certificato di registrazione. Nella prassi commerciale l’attestazione formale è spesso indispensabile per muoversi presso le dogane, sui portali web e in molte altre situazioni pratiche.

Gli operatori del settore tendono a combinare la registrazione del design con altri tipi di protezione a seconda del valore attribuito al singolo progetto e alla sua effettiva rilevanza per il suo autore o per l’impresa.