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Avvocato Arlo Canella
Una vicenda giudiziaria recente ha riportato alla ribalta l’importanza delle verifiche prima di registrare e utilizzare marchi e domain names, soprattutto a causa dei rischi derivanti dalla “possibile rinomanza” di marchi anteriori come “Stock”.
La Corte d’Appello di Roma ha recentemente visto fronteggiarsi, da un lato, una società attiva nel settore della concessione pubblicitaria che aveva registrato il dominio “stock.it” e, dall’altro, la Stock Srl ovvero la celebre società titolare del marchio “Stock 84”.
Il caso trattato dalla Corte è un esempio emblematico di come la scelta frettolosa di un nome di dominio possa sollevare complesse questioni legali. Nell’ambito di questa controversia, infatti, il focus risiede proprio nel rapporto che esiste tra il diritto dei marchi, specie quelli rinomati, e i nomi di dominio.
Stock Srl è titolare del noto marchio “Stock”, famoso brandy dal colore dorato, che si è trovata in conflitto con un’altra società che aveva deciso di registrare il dominio “stock.it” per ospitare un sito internet destinato alla vendita di giacenze di magazzino e capi di abbigliamento.
La concessionaria ha sostenuto la tanto la diffusione del termine “stock” quanto il suo legittimo sfruttamento come nome di dominio per un sito dedicato, in concreto, allo stock di merci.
Stock Srl, per contro, ha ribadito i suoi diritti sul segno, sostenendo che l’uso del nome “stock” e del dominio “stock.it” da parte della seconda società potesse comunque creare confusione per il pubblico, sfruttare indebitamente la rinomanza del marchio “Stock” e minare la sua distintività.L’analisi dettagliata della decisione sul caso “Stock”, indipendentemente dal fatto che la si ritenga condivisibile oppure no, offre interessanti spunti di riflessione su quanto sia importante considerare accuratamente le implicazioni legali nella scelta di un marchio o di un domain name per un sito Web.
Nella registrazione dei nomi di dominio vige il principio “chi primo arriva, meglio alloggia” (“first come, first served”). Tuttavia, quando entrano in gioco i marchi, la questione si complica. Il caso “stock.it” ne è un esempio lampante proprio perché sottolinea l’importanza di una scelta ponderata del nome di dominio, soprattutto quando esistono marchi rinomati anteriori identici o simili.
Il titolare di un marchio registrato infatti può contestare l’utilizzo improprio di un successivo nome di dominio, specie se associato a siti Web che rimandino alla presentazione o alla vendita di prodotti potenzialmente interferenti con quelli del titolare del marchio registrato.
Ecco dove entrano in gioco gli articoli 20 e 22 del Codice della Proprietà Industriale italiano (“CPI”). La lettera c dell’articolo 20 del CPI tutela i c.d. “marchi rinomati”. Essa prevede che se un marchio è ben conosciuto o addirittura famoso, nessun altro può utilizzare un segno identico o simile per qualsiasi tipo di prodotto o servizio, anche se non simile o affine a quello del marchio originale.
Questa disposizione serve a proteggere l’integrità, la reputazione e gli investimenti sostenuti dai titolari dei marchi, soprattutto se rinomati. Questo significa che, per esempio, non si può utilizzare il nome di un marchio famoso per contraddistinguere prodotti o servizi anche se completamente diversi da quelli associati al marchio originale.
Analogamente, il principio di “unitarietà dei segni distintivi” di cui all’art. 22 CPI impone restrizioni sull’uso di segni distintivi come ditte, insegne, eccetera, vietando ogni uso che determini un rischio di confusione per il pubblico o di associazione indebita tra segni. Ciò vale anche per i nomi di dominio, e il secondo comma dell’articolo 22 ribadisce la tutela rafforzata per i marchi rinomati. L’obiettivo è prevenire rischi di confusione per il pubblico ed evitare che altri imprenditori possano trarre un vantaggio indebito dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio originale.
In effetti, è proprio la complessità della normativa nella sua applicazione pratica che richiede di affidarsi a un avvocato specializzato per aggirare le insidie di questa complicata area del diritto.
Nella storia del commercio di alcolici, pochi marchi riecheggiano nella mente dei consumatori come “Stock”, marchio noto per una vasta gamma di liquori, e in particolare per il famoso brandy “Stock 84”. Questa associazione senza tentennamenti è stata recentemente confermata dalla Corte d’Appello di Roma nella sua decisione del 12 aprile 2023.
La decisione della Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’argomentazione secondo cui il marchio “Stock” non fosse più rinomato a causa della mancanza di attività promozionali recenti e della percezione del segno come termine anglofono ormai entrato nell’uso comune della lingua italiana per indicare un certo quantitativo di merce in giacenza (in stock, appunto).
Grazie alla documentazione prodotta, la Corte ha riconosciuto l’importanza storica e l’evoluzione del marchio “Stock”. La Corte ha anche sottolineato la gestione attiva del marchio da parte dell’impresa titolare, che è riuscita a mantenere il marchio attraente sia per un pubblico di alto livello che, soprattutto, per un segmento di consumatori più pop.
In sostanza, la sentenza della Corte d’Appello di Roma ha ribadito il concetto che la diffusione di un vocabolo presso il pubblico (stock = giacenza) non annulla automaticamente la sua distintività o la sua rinomanza come marchio.
Il caso “Stock” insegna molte cose. Prima di tutto, evidenzia l’importanza di una scelta attenta del nome di dominio e del marchio. Poi, ci ricorda l’importanza delle leggi e degli orientamenti delle corti in un’area del diritto piuttosto complessa. Infine, ci ricorda che, anche se un marchio rinomato corrisponde a un termine di uso comune, questo non ne elimina necessariamente la portata distintiva e, per l’effetto, la sua consistente tutelabilità.
Avvocato Arlo Canella
