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Perché “Big Sam” non vale quanto il marchio della Ferragni?

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale

by Daniele Camaiora

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In oltre quindici anni passati a occuparmi di marchi, ho sempre avuto l’impressione (tristemente confermata da più di un episodio concreto) che, nelle procedure davanti alle Commissioni giudicanti dei vari uffici “marchi e brevetti” (UIBM ed EUIPO in primis), si possa purtroppo cadere spesso vittime di una conoscenza in qualche modo “burocratica” delle norme che regolano la materia del marchio d’impresa.

Non sto dicendo, attenzione, che gli Esaminatori designati da questi uffici pecchino di conoscenze specifiche, quanto piuttosto che pecchino – almeno a volte – di “collegamento con la realtà”.

1) Peppa vs. Tobbia (causa R 1776/2016-1)

Per comunicarvi in modo forte e chiaro quello che intendo, mi rifarò a un caso ormai un po’ datato.
Il 27 aprile 2013, il Sig. Pan Xianhao ebbe la geniale idea di depositare come marchio europeo il segno che segue:
definendolo come un «oritteropo [sic!] stilizzato, umanizzato»…

Ora, a parte andare a verificare cosa fosse un oritteropo, al sottoscritto (come immagino a quasi tutti voi) risulta piuttosto evidente l’insolente ripresa del marchio a lato.

Posto che in data 14 settembre 2017 l’EUIPO ha dichiarato l’invalidità del marchio TOBBIA (decisone che reputo corretta e che mi aspetto confermata in appello), è il percorso argomentativo seguito che lascia abbastanza perplessi: gli Esaminatori, infatti, ligi nell’applicazione degli inossidabili criteri del confronto visivo, fonetico e concettuale, si sono interrogati a lungo:

  • sulla rilevanza o meno del diverso abbigliamento dei due animali;
  • sul fatto che entrambi i musi umanizzati avessero «orecchie, occhi, guance, narici e una bocca sorridente»;
  • sul fatto che, formalmente, si trattasse di animali differenti;
  • sul fatto che un animale stesse guardando da una parte e l’altro animale nella direzione opposta (come se potesse avere la benché minima rilevanza scriminante il fatto che il coccodrillino della della Lacoste® venga rappresentato invertito rispetto all’originale…).

Il tutto quando sarebbe bastato, semplicemente, richiamarsi al buon senso e alla comune percezione visiva, tenendo ben presente che l’esame visuale, fonetico e concettuale dei marchi contrapposti deve rimanere subordinato all’apprezzamento dell’effetto d’insieme confusorio nell’impressione del consumatore. Guardando i marchi in oggetto, vorrei proprio sapere quale bambino non vedrebbe in Tobbia un fratellino di Peppa (ma quale oritteropo?!).

2) Chiara Ferragni vs. Chiara (causa T‑647/17)

Al cospetto di questo argomentare a volte un po’ troppo “scolastico” e “automatizzato”, ho quasi sempre trovato nei Giudici togati (nazionali) maggiore flessibilità e aderenza alla realtà, e – devo dire – mi è spesso sembrato che anche il Tribunale dell’Unione Europea potesse vantare tali qualità.

il marchio Chiara Ferragni

Ad esempio, in data 8 febbraio 2019, il Tribunale UE – a mio avviso correttamente – ha annullato una precedente, erronea decisione dell’EUIPO, evidenziando come il marchio a lato possa essere registrato in quanto non realizza alcuna indebita interferenza in danno del marchio denominativo
CHIARA
anteriormente registrato nel Benelux il 29 luglio 2015 con il n. 975272.

L’organo giurisdizionale comunitario ha giustamente sentenziato che: «sebbene, quando un marchio è composto da elementi denominativi e da elementi figurativi i primi siano, in linea di principio, maggiormente distintivi rispetto ai secondi – dato che il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in oggetto citando il nome del marchio piuttosto che descrivendone l’elemento figurativo – non ne consegue che gli elementi denominativi di un marchio debbano essere sempre considerati più distintivi rispetto agli elementi figurativi. Invero, nel caso di un marchio complesso, l’elemento figurativo può, in particolare per la sua forma, le sue dimensioni, il suo colore o la sua collocazione nel segno, occupare una posizione equivalente a quella dell’elemento denominativo».

Per concludere quindi logicamente che, nonostante la somiglianza fra i prodotti marcati dai due segni contrapposti: «le differenze tra i segni esaminati, in particolare sotto il profilo visivo, costituiscono motivi sufficienti per escludere la sussistenza di un rischio di confusione nella percezione del pubblico di riferimento. La commissione di ricorso ha pertanto commesso un errore nel confermare la decisione della divisione di opposizione che constata la sussistenza di un rischio di confusione tra i due segni in esame per quanto riguarda i prodotti designati dal marchio richiesto rientranti nelle classi 18 e 25».

A un doppio errore in sede EUIPO (prima davanti alla Divisione di Opposizione, poi davanti alla Commissione di Ricorso), è seguita – per fortuna (non solo della Ferragni)! – la decisione corretta del Collegio tribunalizio, che ha sottolineato come la quantità e qualità degli elementi distintivi grafici fosse chiaramente tale da escludere qualsiasi rischio di confondibilità.

3) Il bulldog maltrattato: Big Sam vs. Sam (causa T-785/17)

Evidentemente, però, anche i Giudici possono “sbandare” (e ci tengo subito a sottolineare come quella che sto esprimendo sia una personalissima opinione).
Non riuscirei però altrimenti a spiegare come quello stesso Organo giurisdizionale che, soltanto due settimane dopo, ha giustamente salvato il marchio della Ferragni abbia potuto far soccombere il “Grande Sam” dell’abbigliamento sportivo al ben più insignificante (e meno conosciuto) marchio
SAM
anteriormente registrato (24 ottobre 1991 – n. 578576) a livello europeo in classe 25.

Nella pronuncia in questione, il Tribunale si spende a lungo sulla tardività dell’eccezione di acquiescenza[1] avanzata dai legali di Big Sam, e a questo proposito, se una parte processuale avanza una difesa lacunosa, non è che possa lamentarsi più di tanto.

Ciò che mi lascia però perplesso è come, in quest’ultimo caso, i Giudici del Tribunale lussemburghese abbiano davvero sottovalutato tutta una serie di elementi grafici di differenziazione, per poi concludere abbastanza apoditticamente che il pubblico di riferimento potrebbe confondersi e considerare Big Sam come un sotto-marchio (marchio di linea/prodotto) del segno anteriore.

Abbastanza insolitamente, almeno dal punto di vista di chi scrive, il Tribunale EU è rimasto “ancorato” alle schematiche e formalistiche valutazioni dell’EUIPO, trascurando anche – fra le altre cose – come il nostro simpatico bulldog, sempre contro il marchio Sam® e sempre in tema di distinguibilità, avesse già vinto una causa davanti al Giudice nazionale tedesco (a Francoforte, per la precisione).

Il maltrattamento del “Grande Sam” deve finire! Non posso che augurarmi l’impugnazione della sentenza davanti alla Corte di Giustizia e il ribaltamento dell’esito del procedimento di primo grado. Vi terremo informati.

[1] Con tale termine, lo ricordiamo, si indica la convalida di un marchio successivo sprovvisto del requisito della novità laddove questo venga usato per cinque anni con la tolleranza (consapevole) del titolare del marchio anteriore attraverso un comportamento omissivo o, appunto, di acquiescenza di quest’ultimo.

Data di pubblicazione: 15 Febbraio 2019

Avv. Daniele Camaiora

Avvocato Daniele Camaiora

Senior Partner dello studio legale Canella Camaiora, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano, appassionato di Nuove Tecnologie, Cinema e Street Art.

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