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Esiste una protezione legale per chi non deposita?

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Arlo Canella
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In un mondo in cui l’innovazione e la proprietà intellettuale sono sempre più importanti, questo articolo esplora le sfaccettature della protezione legale per chi sceglie di non depositare, offrendo una panoramica essenziale sui marchi di fatto, l’importanza della registrazione dei brevetti, e la tutela dei design, sia registrati che non.

La protezione dei marchi non registrati

Per le piccole e medie imprese (PMI) e gli imprenditori, è essenziale comprendere il valore legale del marchio non registrato, noto anche come marchio di fatto. Questo segno distintivo, che può essere un nome o un logo, svolge un ruolo cruciale nell’identificare un’impresa sul mercato.

La protezione legale dei marchi di fatto in Italia si basa su principi riconosciuti dalla giurisprudenza e da alcune disposizioni normative (art. 2598 del Codice Civile italiano), pur non essendo dettagliatamente disciplinata come quella dei marchi registrati. In particolare, il Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) prevede in generale la tutela dei marchi, ma è l’interpretazione dei tribunali a delineare i contorni della protezione dei marchi di fatto, soprattutto in relazione alla necessità di dimostrare l’uso effettivo e la notorietà del marchio nel commercio (per approfondire, si v. l’articolo ”Domande e risposte sui marchi in Italia e in UE”).

Esempio pratico: Se un’impresa in Lombardia utilizza un marchio non registrato e un’altra azienda lo registra ufficialmente in un momento successivo, la prima può far valere i propri diritti limitatamente all’area geografica di preuso, dimostrando l’uso anteriore e continuativo del marchio. Questo significa che, benché il marchio non sia registrato, l’uso consolidato in una specifica area può fornire una protezione limitata contro l’uso da parte di terzi in quella stessa area.

La protezione dei marchi di fatto richiede la prova dell’uso anteriore, della notorietà e dell’associazione univoca del marchio con i prodotti o servizi offerti. Questi elementi sono fondamentali per attivare la tutela giuridica in caso di controversie. Sebbene il marchio di fatto possa godere di una protezione, questa si rivela spesso più complessa da esercitare rispetto ai marchi registrati, per cui la registrazione offre un vantaggio significativo in termini di certezza del diritto e facilità di commerciabilità del marchio stesso (ad esempio, per cessioni, licenze, o operazioni di exit).

La registrazione del marchio presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o presso l’ufficio europeo (EUIPO) rappresenta quindi una strategia preventiva efficace, non solo per semplificare la tutela legale del proprio segno distintivo ma anche per valorizzarlo come asset aziendale. I costi di registrazione possono variare (per approfondire: “Quanto costa registrare un marchio?”), ma considerato il valore aggiunto in termini di protezione e opportunità commerciali, l’investimento nella registrazione del marchio si conferma come una scelta oculata per ogni imprenditore che desideri salvaguardare l’identità e la competitività della propria impresa nel mercato.

L’importanza della registrazione per i brevetti

La registrazione di un brevetto per invenzione è un passaggio decisivo per imprenditori e aziende che investono in ricerca e sviluppo. Il brevetto conferisce un diritto esclusivo su una soluzione innovativa a un problema tecnico, che si basa su due pilastri fondamentali: altezza inventiva e novità.

  • Altezza inventiva (art. 48 CPI) implica che l’invenzione non debba essere ovvia per un esperto del settore, rappresentando un miglioramento significativo rispetto allo stato dell’arte .
  • Novità (art. 46 CPI) significa che l’invenzione non deve essere stata resa pubblica in alcun modo prima della presentazione della domanda di brevetto, a livello globale.

La divulgazione prematura dell’invenzione, antecedente alla sua registrazione, può invalidare la novità dell’invenzione, compromettendo la possibilità di ottenere il brevetto. È pertanto essenziale mantenere la riservatezza sull’invenzione fino al deposito ufficiale della domanda. La legge consente la divulgazione dell’invenzione sotto un rigoroso vincolo di riservatezza, garantendo che tali informazioni vengano condivise in maniera controllata (per approfondire: “A cosa serve un accordo di riservatezza?”).

La strategia di protezione attraverso i brevetti richiede una pianificazione attenta da parte degli innovatori, che devono calibrare con precisione i tempi e le modalità di divulgazione delle loro invenzioni (per approfondire: “L’invenzione confidata alle persone sbagliate: quando la divulgazione prematura distrugge il brevetto”). Optare per la registrazione di un brevetto, nonostante possa apparire come un processo complesso e costoso, assicura una protezione robusta e consistente per le innovazioni, offrendo al titolare la possibilità esclusiva di sfruttarle e di difenderle da usi non autorizzati.

Per le PMI e gli imprenditori che mirano all’eccellenza e all’innovazione, comprendere l’importanza della registrazione dei brevetti è fondamentale. Questo non solo per salvaguardare le proprie scoperte ma anche per mantenere e consolidare un vantaggio competitivo sul mercato (per approfondire, si v. l’area “valutazione brevetto”). La decisione di procedere con la registrazione di un brevetto dovrebbe quindi essere frutto di un’attenta valutazione dei benefici a lungo termine, mirata a massimizzare il valore e la posizione strategica dell’azienda nell’ecosistema innovativo globale.

Design: registrare o non registrare?

Il design costituisce spesso l’elemento più attrattivo di molti prodotti, abbracciando non solo l’aspetto esteriore ma anche l’esperienza sensoriale che essi offrono. Si estende a una vasta gamma di elementi: dai prodotti fisici e il loro packaging a componenti digitali come interfacce grafiche, icone, font. Ogni dettaglio percepibile può essere tutelato come design, mediante una specifica registrazione di disegno o modello.

Oltre il Copyright: Contrariamente a quanto alcuni possano pensare, il semplice simbolo del copyright (©) non è sufficiente per garantire una protezione completa ai prodotti di design industriale. La legge italiana richiede non solo un’originalità creativa ma anche un conclamato valore artistico. Fino ad oggi, tale riconoscimento è stato accordato dai giudici principalmente ai “classici del design” (ossia ai progetti più noti di alcuni celebri architetti come la sedia Panton di Verner Panton, la “grand confort” LC-2 di Le Corbusier, la lampada “Arco” di A. e P.G Castiglioni, etc.) . Di conseguenza, per i designer emergenti, la registrazione rappresenta la strategia più affidabile per proteggere i propri lavori (per approfondire: “L’industrial design è tutelabile dal diritto d’autore?”).

Protezione del design registrato e non registrato: Il diritto UE prevede una protezione di 3 anni per i design non registrati, a partire dalla loro prima divulgazione al pubblico. Questo offre una salvaguardia immediata ma temporanea, ideale per prodotti con una vita commerciale breve. In contrasto, il design registrato garantisce una protezione ben più ampia, estendibile fino a 25 anni dal deposito. Questa protezione lunga consente di difendere e sfruttare il proprio design sul mercato per un periodo significativo (per approfondire: “Quanto dura la protezione legale per i prodotti di design?”).

Costi di registrazione in Italia: Sorprendentemente accessibili, i costi per registrare un design in Italia sono estremamente vantaggiosi: 50 Euro per un singolo prodotto e 100 Euro per una collezione di fino a 100 elementi. Questa politica di costo basso rende la registrazione una scelta saggia e accessibile per la maggior parte delle imprese e dei designer.

Periodo di grazia: Per i design già divulgati, in UE la legge offre un periodo di grazia di 12 mesi. Ciò significa che è possibile registrare un design entro un anno dalla sua prima divulgazione, passando così dalla protezione di base di tre anni alla protezione estesa fino a 25 anni. Questa disposizione offre una seconda chance a chi potrebbe aver divulgato il proprio design senza averlo preventivamente registrato. Tuttavia, è fondamentale ricordare che il periodo di grazia per la registrazione dei disegni e modelli, che permette di registrare un design entro 12 mesi dalla sua prima pubblicazione senza incorrere nella “divulgazione distruttiva”, è valido principalmente nel contesto europeo. Al di fuori dell’UE, come in Cina ad esempio, questo termine di grazia non viene riconosciuto, compromettendo il diritto alla richiesta di brevetto.

Le recenti modifiche al Codice della Proprietà Industriale (CPI), entrate in vigore il 23 agosto 2023, hanno introdotto importanti novità per i designer e le PMI nel campo dei disegni e modelli, rafforzando la tutela dei loro diritti. Come tutti sanno, l’importanza di essere i primi a depositare è un principio cardine in materia di proprietà intellettuale, soprattutto per quanto riguarda i disegni e modelli. Ebbene, la riforma del 23 agosto 2023 si muove sulla scia di questo concetto: se il prodotto suscita interesse nel corso di un’esposizione riconosciuta (si. v. il Bureau International des Expositions BIE) è possibile chiedere una protezione temporanea per i disegni e modelli esposti, attribuendo una priorità di registrazione se la domanda viene depositata entro sei mesi dalla data di esposizione.

In concreto, in caso di esposizione, l’articolo 44 del regolamento sui disegni e modelli comunitari (RCD) e il dispositivo dell’art. 34 bis del CPI consentono ai titolari di far retroagire la protezione del design alla data di prima esposizione del design in fiera, offrendo una tutela ulteriore in caso di controversie sulla priorità (per approfondire: “Fiere, esibizioni e Proprietà Intellettuale: cosa cambia?”).

Infine, la riforma europea sul design promette ulteriori miglioramenti, con l’obiettivo di aggiornare la legislazione a vent’anni dalla sua ultima revisione. Le nuove norme intendono facilitare la registrazione dei disegni e modelli, uniformando la disciplina, i costi e le procedure di registrazione nei singoli stati nazionali. Inoltre, la disciplina si sta adattando all’evoluzione tecnologica, accogliendo le sfide dell’era digitale e della stampa 3D. 

Queste modifiche contribuiranno a rafforzare la creatività e la competitività delle imprese europee, offrendo strumenti più adeguati per proteggere le loro innovazioni nell’attuale contesto tecnologico (il testo della proposta di direttiva UE sulla protezione dei disegni e modelli – rifusione – è disponibile qui).

In sintesi, la registrazione del design non solo offre una protezione robusta e duratura ma è anche economicamente vantaggiosa. Questo la rende una scelta strategica indispensabile per imprenditori e PMI che desiderano salvaguardare le proprie innovazioni in termini di design nel mercato competitivo di oggi. La registrazione non solo blinda il design da usi non autorizzati ma apre anche la strada a un’esclusività che può essere sfruttata commercialmente per un quarto di secolo.

La “registrazione” in tema di diritto d’autore

Il diritto di Autore è una materia affascinante e cruciale per chiunque crei opere originali. Interessante è notare che, per la tutela legale di tali opere, non sia necessaria alcuna registrazione formale. Ebbene si, la protezione legale sorge automaticamente con l’atto della creazione. La legge italiana afferma chiaramente: “sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” (L. 633/1941, art. 1). Questo significa che non ci sono limiti predefiniti, non esistono elenchi o categorie rigidamente stabiliti che definiscono cosa possa o non possa essere protetto dal diritto d’autore. Quasi ogni espressione creativa può rientrare sotto questa tutela, fatta eccezione per alcune regole particolari ed esclusioni espresse.

Nel contesto di questo contributo, desidero sottolineare un aspetto spesso trascurato ma di fondamentale importanza: la conservazione della prova della creazione. In sede giudiziaria, può risultare estremamente complicato dimostrare la data esatta in cui un’opera è stata creata. Molte controversie legali in materia di diritto d’autore si concentrano proprio su questo punto: la data di creazione dell’opera perché da essa consegue la paternità. Generalmente, chi è in grado di dimostrare di aver creato per primo un’opera ha maggiori probabilità di vedersi riconosciuto il diritto di autore sulla stessa.

In passato, una pratica comune per attestare la paternità di un’opera era l’invio a sé stessi di una raccomandata contenente l’opera stessa, in modo da avere una prova data certa della sua creazione. Oggi, tuttavia, esistono metodi più avanzati, digitali e online, che consentono di ottenere lo stesso risultato in modo più rapido, economico ed efficace. Questi strumenti di certificazione moderni sono diventati fondamentali per chi crea, dimostrando come, nonostante la protezione legale nasca automaticamente con la creazione, la “registrazione” o, meglio, la certificazione della data di creazione, rimanga un passaggio strategico essenziale.

La distinzione, quindi, non sta solo nella creatività, ma anche nell’impegno professionale a proteggere e a valorizzare le proprie creazioni, trasformando lo sforzo intellettuale in profitto economico. Ecco perché, nel mondo dell’innovazione e della creatività, l’attenzione verso la proprietà intellettuale non è mai troppa.

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 23 Gennaio 2017
Ultimo aggiornamento: 29 Febbraio 2024
Avv. Arlo Cannela

Avvocato Arlo Canella

Managing Partner dello studio legale Canella Camaiora, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano, appassionato di Branding, Comunicazione e Design.
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