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Avvocato Arlo Canella
In tema di brevetti, la “predivulgazione distruttiva” rappresenta una minaccia silenziosa ma molto rilevante per la protezione delle invenzioni. Questo articolo esamina come la divulgazione prematura di un’invenzione possa compromettere la sua brevettabilità, illustrando un caso recente trattato dal Tribunale di Torino e fornendo consigli pratici per gli inventori e i professionisti del settore.
La “predivulgazione distruttiva” è un concetto giuridico che si riferisce alla divulgazione di un’invenzione prima che sia stata formalmente presentata una domanda di brevetto presso l’ufficio competente. La divulgazione può avvenire, ad esempio, attraverso conferenze, pubblicazioni o qualsiasi altro tipo di comunicazione ad una o più persone che renda l’invenzione accessibile al pubblico.
Nel diritto italiano, la predivulgazione può avere un effetto deleterio sulla possibilità di ottenere un valido brevetto. Se un’invenzione viene resa pubblica prima della presentazione della domanda di brevetto, può essere considerata come parte dello “stato della tecnica“, rendendo l’invenzione non più nuova e, quindi, non brevettabile. Questo principio è previsto dall’articolo 46 del Codice di Proprietà Industriale italiano (Decreto legislativo 10/02/2005, n. 30): “Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo”.
Il requisito della “novità assoluta” è un vero e proprio pilastro in materia brevettuale anche a livello internazionale poiché richiede che un’invenzione sia completamente nuova e non pre divulgata in qualsiasi parte del mondo. Il principio è contenuto in trattati internazionali come la Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale (1884), nell’Articolo 54 della Convenzione sulla Concessione di Brevetti Europei (CBE) e nelle leggi nazionali di molti paesi al mondo.
Pertanto, la divulgazione pubblica di un’invenzione prima della presentazione della domanda di brevetto può compromettere la possibilità di ottenere la protezione brevettuale in tutte quelle giurisdizioni, inclusa ovviamente l’Italia o l’UE, che adottano il principio della “novità assoluta”.
Il Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di imprese (sentenza n. 1470 del 4 aprile 2022), si è pronunciato in merito ad un caso dove la predivulgazione distruttiva è risultata protagonista indiscussa. In particolare, sono risultate rilevanti le dichiarazioni rese da alcuni soggetti coinvolti nel processo di produzione.
La causa riguardava l’accertamento della contraffazione di un brevetto per un metodo di fabbricazione di prodotti di gioielleria (in particolare per bracciali di tipo “tennis”) e ha visto contrapporsi la società C. Srl, con sede a Torino, e le società B.J. Srl e V.B., con sede a Napoli.
La società torinese e le sue domande giudiziali erano incentrate sulla contraffazione del brevetto mentre le società convenute chiedevano al Tribunale che venisse dichiarata la nullità del brevetto, sostenendo che l’invenzione non fosse nuova.
Il consulente tecnico nominato dal Tribunale oltre a sottolineare come alcuni aspetti del brevetto non fossero nuovi perché anticipati da brevetti anteriori ha evidenziato soprattutto che alcune caratteristiche del metodo innovativo erano state rese accessibili prima del tempo.
Le società convenute, nell’ambito del giudizio, hanno puntato su diverse testimonianze e dichiarazioni di terzi coinvolti nella produzione dei gioielli per dimostrare che l’invenzione era stata divulgata prima del deposito del brevetto. In particolare, era stata resa accessibile a terzi la tecnica realizzativa ed era stato, addirittura, acquistato un bracciale realizzato con il metodo in questione prima del deposito del brevetto.
Queste prove (dichiarazioni, documenti e testimonianze) sono state considerate idonee a “distruggere” il requisito della novità, rendendo nullo il brevetto della società torinese. Il Tribunale, pertanto, ha dichiarato la nullità del brevetto, respingendo tutte le domande attoree. La sentenza sottolinea l’importanza della riservatezza prima del deposito del brevetto e che, qualora ci si avvale della collaborazione di terzi soggetti, si ravvisa l’importanza oggettiva di far sottoscrivere un accordo di riservatezza.
Gli addetti ai lavori sanno che noi professionisti del settore tendiamo a non fare troppo affidamento sulle dichiarazioni testimoniali per provare qualsiasi cosa, tanto meno la nullità di un brevetto. Ebbene la sentenza in commento ha ritenuto invece rilevante che l’inventore abbia fornito una descrizione analitica del proprio metodo di fabbricazione mostrandolo ai terzi, come provato dalle loro dichiarazioni, anticipando così il contenuto del brevetto e distruggendo la sua validità.
Particolarmente interessante nella pronuncia in commento è anche il fatto che le dichiarazioni dei terzi siano state rese da un tribunale diverso (quello cautelare, il tribunale di Venezia) da quello che ha pronunciato la decisione di merito (ovvero dal Tribunale di Torino).
Di solito, quando si agisce in via cautelare o urgente, il successivo giudizio di merito deve svolgersi davanti allo stesso Tribunale (si parla spesso di “effetto prenotativo” della competenza terrioriale). Questo invece non accade quando il giudizio cautelare ha esito negativo. In questo caso, poiché il precedente giudizio cautelare era stato respinto dal Tribunale di Venezia, l’attrice era libera di proporre il giudizio di merito davanti a un altro Giudice territorialmente competente come, ad esempio, il Tribunale di Torino.
Le dichiarazioni sono state pronunciate da tre persone informate sui fatti e sono state acquisite in sede cautelare (davanti al Tribunale di Venezia nelle date dell’11 marzo 2021 e dell’8 maggio 2021). Tali dichiarazioni hanno determinato il rigetto del ricorso proposto dalla torinese C. Srl, avendo dimostrato che il metodo era già diffuso nel settore dell’oreficeria prima del deposito del brevetto.
Il Tribunale di Torino ha ritenuto che queste dichiarazioni potessero essere considerate valide come deposizioni testimoniali ex art. 244 e ss anche nell’ambito del giudizio di merito innanzi a sé.
A questo punto, pare francamente superfluo sottolineare che le dichiarazioni testimoniali di terzi, ovviamente supportate da elementi di prova convergenti, possono avere rilevanza anche per distruggere un brevetto apparentemente valido. Almeno questo è ciò che sottolinea la sentenza del Tribunale di Torino.
Vale la pena di ricordare che l’art. 47 del Codice della Proprietà Industriale (CPI) sottolinea che una divulgazione dell’invenzione non è presa in considerazione se avviene a seguito di un abuso evidente ai danni del richiedente. Pertanto, è fondamentale che il team cui è affidata la ricerca confermi la riservatezza attraverso accordi dedicati, meglio noti come accordi di non divulgazione (NDA), per proteggere i diritti e gli interessi del futuro titolare del brevetto.
La stessa sentenza mette in luce l’importanza di porre la dovuta attenzione verso le procedure di deposito del brevetto. Un ritardo nel deposito può esporre l’invenzione a rischi di divulgazione non autorizzata, compromettendo così la novità dell’invenzione e, di conseguenza, la sua brevettabilità. La tempestività nel deposito è quindi essenziale per garantirsi una protezione legale effettiva.
La giurisprudenza recente sottolinea l’importanza di una gestione attenta e strategica dei diritti di proprietà intellettuale. La combinazione di una rigorosa riservatezza e di un’attenzione tempestiva alle procedure di deposito rappresentano il centro di molti ragionamenti delle corti. Le imprese e gli inventori devono essere consapevoli di questi aspetti e agire di conseguenza per garantire che le loro invenzioni siano protette in modo appropriato.
Avvocato Arlo Canella
