Domande e risposte sui marchi (in Italia e in Unione Europea)

Nel presente articolo vedremo come tutelare il proprio marchio in Italia e in Unione Europea. 

Chi può registrare un marchio?

Il marchio può essere registrato da una persona fisica o da una persona giuridica che ha intenzione di usarlo (o che lo sta già utilizzando) al fine contraddistinguere prodotti o servizi.

Cosa può essere registrato come marchio?

È lo stesso Codice di Proprietà Industriale (CPI) a stabilire cosa può essere registrato come marchio, all’art. 7. Analoga disciplina è contenuta nel regolamento europeo all’art. 4.

Possono essere registrati come marchi tutti i segni, in particolare le parole (inclusi i nomi di persona), disegni, lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto o della sua confezione, le combinazioni o le tonalità cromatiche che lo contraddistinguono. In ogni caso, possono essere registrati anche i c.d. marchi non convenzionali, come i marchi di posizione, i marchi sonori, i marchi olfattivi, i marchi di colore, i marchi di movimento, i marchi a motivi ripetuti, i marchi olografici e i marchi multimediali. 

Tali segni devono essere in grado di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese e essere rappresentati nel registro in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare. 

Cosa non può essere registrato come marchio?

Allo stesso modo, il CPI definisce anche che cosa non può essere registrato come marchio. In particolare non possono essere oggetto di registrazione: 

• i segni privi di capacità distintiva; 
• i segni descrittivi;
• i segni divenuti di uso comune; 
• i segni costituiti esclusivamente dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto, o necessaria per ottenere un risultato tecnico o dà un valore sostanziale al prodotto; 
• i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume; 
• i segni decettivi (atti ad ingannare il pubblico); 
• i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto d’autore, di proprietà industriale o altro diritto di terzi; 
• i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell’Unione Europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione Europea o lo Stato è parte, relativi alla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche;
• i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell’Unione Europea o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione è parte, relativi alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini;
• i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell’Unione Europea relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione Europea è parte; 
• i segni che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una denominazione di varietà vegetale precedentemente registrata conformemente alla legislazione dell’Unione Europea o dello Stato o ad accordi internazionali di cui l’Unione Europea o lo Stato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle varietà vegetali e che, in relazione a queste ultime, sono della stessa specie o di specie apparentate. 

È davvero necessario registrare il marchio?

Occorre precisare che il diritto italiano prevede una tutela anche per i c.d. marchi di fatto. 

Si parla di marchio di fatto quando l’imprenditore si limita a utilizzarlo per distinguere i suoi prodotti sul mercato senza registrarlo. 

Il marchio di fatto è protetto fintanto che gode di un sufficiente livello di riconoscimento da parte dei consumatori in relazione ai prodotti e servizi interessati. 

Tuttavia, la tutela di cui gode il marchio di fatto è notevolmente ridotta rispetto a quella del marchio registrato (per un approfondimento sul punto si rimanda a Cosa succede se non hai registrato il tuo marchio?). 

Il marchio registrato, invece, gode di alcuni vantaggi rispetto al marchio non registrato, come la presunzione legale di validità, la possibilità di essere usato come valida anteriorità nel caso di un procedimento di opposizione, etc.

Quali sono i documenti necessari per la registrazione?

Per poter registrare il marchio in Italia è sufficiente avere a disposizione il segno che si intende tutelare e, laddove si proceda attraverso un rappresentante legale, la lettera di incarico siglata da colui che sarà il titolare del marchio. 

Inoltre, è necessario conoscere le classi che si vogliono rivendicare nella registrazione, facendo riferimento alla c.d. Classificazione di Nizza. Per tale motivo, al fine di tutelare nel miglior modo possibile il proprio marchio e evitare che il marchio decada per determinati prodotti o servizi erroneamente prescelti in fase di deposito (per un approfondimento sul punto si rimanda a Come le mele, anche i marchi (de)cadono!), è consigliabile affidarsi a professionisti del settore capaci di effettuare l’assestamento classi più corretto. 

Qual è l’iter di registrazione del marchio in Italia?

Una volta effettuato il deposito della domanda, l’Ufficio provvede a effettuare un’analisi meramente formale dei requisiti richiesti. 

Laddove l’Ufficio avanzasse delle contestazioni alla registrazione, il titolare del marchio ha 60 giorni di tempo per replicare. 

Il marchio viene, quindi, pubblicato al fine di lasciare spazio ai titolari di diritti anteriori di proporre opposizione alla registrazione del marchio. 

A causa dell’elevata mole di depositi, la registrazione del marchio avviene entro 8/10 mesi dalla data di deposito. In ogni caso, segnaliamo che il marchio sarà tutelato dalla data del deposito e non da quella di avvenuta registrazione.

È possibile scongiurare il rischio di un’opposizione?

La risposta a tale domanda è negativa. Tuttavia, è possibile ridurre in modo notevole il rischio di opposizione effettuando una ricerca di anteriorità volta a comprendere se esistono marchi anteriori che possono interferire con quello prescelto. 

Tale attività può essere effettuata utilizzando banche dati pubbliche che, tuttavia, non sempre sono affidabili e non sono semplici da consultare. Pertanto, anche in questo caso, è consigliabile affidarsi a professionisti che hanno accesso a banche dati professionali a pagamento, aggiornate ed affidabili. Inoltre, solo un professionista può giudicare la rilevanza o meno di un marchio anteriore. 

Come detto, il rischio di opposizione non può essere scongiurato totalmente in quanto la visione soggettiva del titolare di un marchio anteriore potrebbe portarlo nei fatti proporre un’opposizione infondata o comunque sprovvista di adeguato fondamento giuridico-fattuale.

Per quanto tempo è valida la registrazione?

Il marchio ha valenza decennale, con possibilità di rinnovo all’infinito (fino a 6 mesi dopo la data di scadenza, pagando una “penale”), dietro il pagamento delle tasse di rinnovo.