Quando un marchio non è stato registrato, si parla comunemente di “marchio di fatto”.
I marchi di fatto hanno una tutela limitata. La Legge, infatti, prevede che per assicurarsi il diritto di utilizzare in esclusiva un determinato marchio lo strumento legale più idoneo sia la registrazione (“Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato”, cfr. art. 2569 Codice Civile, primo comma).
Il principale rischio che corre chi non registra il proprio marchio è quello che un altro soggetto, depositando per primo lo stesso marchio e/o un marchio confondibile, ti rubi il marchio. Se ciò accade, il primo utilizzatore (di fatto) del marchio potrebbe vedersi preclusa la possibilità di ottenere un (valido) marchio registrato.
Infatti, chi ottiene per primo la registrazione di un marchio gode di una presunzione assoluta di titolarità del diritto e di una protezione estesa a tutto il territorio nazionale.
La protezione del “marchio di fatto” esiste (ma è relativa)
Il nostro codice civile prevede che “chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso” (Cfr. art. 2571 Codice Civile). In effetti, l’art. 12 del codice di proprietà industriale vieta la registrazione di un segno come marchio qualora esso risulti identico o simile a un segno non registrato ma già sufficientemente noto (Cfr. art. 12, c. 1 CPI).
Anche la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “la tutela del marchio non registrato trova fondamento nella funzione distintiva che esso assolve in concreto, per effetto della sua notorietà presso il pubblico” (Cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 13/05/2016, n. 9889 rv. 639807).
L’ambito territoriale dell’utilizzo e la notorietà del marchio sono elementi sempre piuttosto critici (e laboriosi) da provare in giudizio. Come anticipato, quindi, nel caso di marchi di fatto non molto noti, la Legge non impedisce che altri soggetti possano utilizzare il marchio in aree territoriali diversi da quelli del preutente e/o che essi conseguano una valida registrazione nazionale.
La prevalenza del marchio registrato
In linea di massima la regola è questa. Chi ha utilizzato il marchio per primo, ma non lo ha registrato, potrà continuare a utilizzarlo solo nei limiti del preuso territoriale (e dovrà a accontentarsi di questo diritto limitato).
E sempre a condizione che riesca a provare il preuso in giudizio.
Il titolare del marchio registrato, invece, potrà legittimamente utilizzarlo in tutto il “restante” territorio nazionale.
Insomma, ci si dovrebbe accontentare di un “marchio di fatto” solo qualora ci si aspetti di contenere la propria attività commerciale/imprenditoriale in un ambito puramente locale.
In tutti gli altri casi (per non dire sempre) sarebbe opportuno procedere con la registrazione del proprio marchio.
Occorre ricordare infine che il titolare di un marchio registrato può sempre contare sulle presunzioni legali conferite dal certificato di deposito/registrazione. Esse riguardano tanto la validità quanto la proprietà del marchio in capo al suo registrante.
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