Il fenomeno dei marchi non registrati nel settore delle PMI

In questo contributo esaminiamo l’evoluzione dei “marchi di fatto” tra le PMI italiane, confrontandoli con i marchi registrati per evidenziarne rischi e vantaggi.

I “marchi di fatto” nel mondo delle PMI italiane

In Italia, ogni anno vengono registrati circa 60.000 marchi. Ad esempio, secondo i dati dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, nel 2023 sono stati registrati 63.433 marchi.

Considerando che nel 2023 sono state registrate più di 312.000 nuove imprese, mentre altre 270.000 hanno cessato l’attività, il rapporto tra nuove imprese e marchi registrati suggerisce che una significativa proporzione di imprenditori riconosca il valore della registrazione del marchio come strumento di tutela e di valorizzazione del proprio business (dati elaborati da Unioncamere, fonte: IlSole24Ore).

Nel contesto delle strategie di branding utilizzate dalle imprese, si distinguono vari tipi di marchi, ciascuno con una specifica funzione e ambito di applicazione:

• Marchio aziendale: incarna l’immagine complessiva dell’azienda e può essere visto come una sorta di “firma” che distingue l’azienda stessa in tutti i suoi aspetti e attività.
• Marchio di gamma: utilizzato per rappresentare un’intera serie di prodotti.
• Marchio di linea: identifica una specifica categoria di prodotti all’interno di una gamma più ampia.
• Marchio di prodotto: dedicato a un singolo articolo specifico.

La decisione di registrare un marchio generalmente dipende dalla rappresentatività e dall’importanza strategica che il marchio assume all’interno del portafoglio aziendale. In questo senso, le aziende tendono a concentrare gli sforzi di registrazione sui marchi che ritengono più significativi per il riconoscimento del loro brand sul mercato e operano questa scelta con l’ausilio di  consulenti legali con competenze aziendali in grado di indirizzare nella scelta.

Le imprese che non procedono alla registrazione fanno invece affidamento sulla tutela derivante dall’uso effettivo dei loro segni distintivi (ossia sui c.d. marchi di fatto). Tuttavia, trascurare la registrazione presso gli uffici preposti può rivelarsi un grave errore a causa delle scarse garanzie normative derivanti dall’attuale impianto normativo. Vediamo perché.

Quali sono le conseguenze legali di un marchio di fatto (non registrato)?

L’uso di un marchio di fatto, ossia un segno distintivo utilizzato dall’impresa senza una formale registrazione, non è privo di tutela legale ma espone le imprese a diversi rischi legali e pratici significativi. 

In Italia, il marchio di fatto è tutelato dal Codice della Proprietà Industriale (CPI) e dal Codice Civile solo dopo un certo periodo di utilizzo che ne determini una sufficiente notorietà e distintività. In particolare:

• Articolo 1 CPI: Introduce i principi generali sui marchi, includendo la possibilità di riconoscimento di un marchio di fatto.
• Articolo 12 comma 1 CPI: Specifica che un marchio deve essere nuovo al momento della registrazione. Il “preuso” di un marchio da parte di terzi può invalidare nuove registrazioni se il marchio preesistente è noto e distintivo nel suo settore.
• Articolo 2571 del Codice Civile: Regola la concorrenza sleale e può essere invocato in casi di uso improprio di un marchio di fatto già noto. L’art. 2571 prevede testualmente che “Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso”).

Se, da una parte, la registrazione formale di un marchio presso l’UIBM conferisce al titolare un diritto esclusivo sull’uso del marchio su tutto il territorio nazionale (rendendo più semplice la tutela contro l’uso non autorizzato da parte di terzi), dall’altra, senza una registrazione, difendere un marchio di fatto in Tribunale può rivelarsi compresso nei limiti del preuso. 

Per provare il diritto esclusivo sul segno/logo non registrato, oltretutto, viene richiesta la dimostrazione in giudizio di un uso imprenditoriale continuativo e sufficientemente intenso, il che può essere molto difficile, specialmente a posteriori.

Un marchio di fatto, non registrato, è quindi più vulnerabile, anche a causa della possibile successiva registrazione del marchio da parte di altri imprenditori concorrenti (che potrebbero così sfruttare la crescente notorietà del marchio di fatto).

La sentenza del Tribunale di Milano (26/01/2023, n. 639) ha oltretutto chiarito che il “preuso” del marchio di fatto deve essere dimostrato rigorosamente, indipendentemente dalla sua originalità intrinseca, con prove concrete della notorietà e dell’uso continuativo del marchio, che non risulti quindi simbolico o sporadico: “la normativa tende a tutelare il soggetto che, senza registrare il marchio, ne abbia sempre fatto uso, purché tale uso sia meritevole di tutela, ovvero sia qualificato dalla diffusione e dalla notorietà… si richiede che il preutente di un marchio di fatto fornisca una prova rigorosa sia del preuso che della notorietà acquisita presso il pubblico di consumatori“

In sostanza, se è pur vero che non è impossibile far valere in giudizio, contro un marchio registrato successivo, un marchio di fatto anteriore, le implicazioni legali e i rischi associati rendono questa pratica estremamente pericolosa. Perdere il diritto sui loghi e sui marchi aziendali per carenza di registrazione potrebbe determinare la perdita anche del valore attrattivo-pubblicitario acquisito con l’avviamento degli stessi.

Visione Comparativa: marchio di fatto vs. marchio registrato

Nel contesto aziendale, comprendere le differenze tra i marchi di fatto e quelli registrati è fondamentale per formulare strategie di branding efficaci e per proteggere adeguatamente i propri asset immateriali. Di seguito è presentato un confronto dettagliato tra questi due tipi di marchi, evidenziando le differenze chiave.

Certezza del diritto:

• Marchi di Fatto: Offrono una protezione limitata, che dipende dall’effettivo uso del marchio nel commercio e dalla notorietà che il marchio ha acquisito nel mercato specifico. La tutela legale è incerta e può risultare complessa da dimostrare in tribunale.
• Marchi Registrati: Conferiscono al proprietario un diritto esclusivo sull’uso del marchio, con una presunzione di validità legale. Questo semplifica notevolmente la difesa del marchio in caso di controversie legali.

Espansione del Business:

• Marchi di Fatto: L’espansione in nuovi mercati può essere problematica, poiché la protezione del marchio si limita alle aree geografiche dove può essere provata la notorietà preesistente.
• Marchi Registrati: La registrazione del marchio, specialmente in nuovi mercati, facilita l’espansione del business garantendo una protezione legale riconosciuta e pacifica..

Attrazione di investimenti o partner:

• Marchi di Fatto: Possono presentare difficoltà nell’attrarre investitori o partner commerciali a causa della loro protezione legale incerta e della limitata possibilità di sfruttamento commerciale su larga scala.
• Marchi Registrati: Sono generalmente percepiti come più affidabili da investitori e partner commerciali, in quanto la registrazione indica un impegno serio nell’assetto legale e nella protezione del brand.

Presunzione di validità e di proprietà:

• Marchi di Fatto: Non godono di un riconoscimento automatico della proprietà. L’utilizzatore deve dimostrare il suo diritto attraverso l’uso continuativo e la notorietà del marchio su larga scala.
• Marchi Registrati: Offrono una presunzione legale di proprietà e validità, che facilita la gestione dei diritti, la concessione di licenze e la risoluzione di eventuali conflitti.

Quando un marchio diventa legalmente incontestabile?

L’Articolo 28 del Codice della Proprietà Industriale (CPI) stabilisce che, se non contestato entro cinque anni, un marchio registrato si considera convalidato, e quindi le sue condizioni di validità non sono più impugnabili per motivi che preesistevano alla sua registrazione. 

Questa norma tutela i titolari di marchi dalla possibilità di vedersi annullare il marchio per contestazioni che avrebbero potuto essere sollevate nei primi anni di registrazione. 

Di conseguenza, un marchio convalidato offre una sicurezza legale significativa, permettendo all’azienda di operare con maggiore fiducia nella stabilità del suo brand. Per l’effetto, il valore economico di un marchio convalidato è tendenzialmente superiore a quello di un marchio di fatto (per approfondire si v. “quanto vale il tuo marchio?”).

Quando è essenziale registrare un marchio?

Quali sono le circostanze in cui la registrazione di un marchio, nella prassi commerciale, diventa indispensabile? Ebbene, la registrazione di un marchio, sebbene possa apparire come un onere aggiuntivo, è importante in diverse fasi del percorso imprenditoriale di una piccola o media impresa (PMI). Ci sono specifiche situazioni in cui la registrazione non è solo consigliabile, ma diventa indispensabile:

• Internazionalizzazione o attività di e-commerce: quando un’impresa prevede di espandere la propria attività in nuovi mercati esteri o di agire online, la registrazione del marchio si rivela essenziale. Questo passo protegge il marchio da possibili usurpazioni e garantisce che l’identità del brand sia salvaguardata in diversi contesti e paesi. Senza una registrazione valida, l’azienda rischia di perdere l’opportunità di agire utilizzando il proprio marchio nei contesti desiderati.
• Desiderio di concedere in licenza il marchio o di monetizzarlo: se l’impresa intende licenziare il proprio marchio a terzi, per esempio attraverso franchising o accordi di licenza, avere un marchio registrato è fondamentale. Ciò fornisce una base legale chiara per tali accordi, proteggendo sia il licenziante che il licenziatario e assicurando che i diritti del marchio siano inequivocabilmente definiti e rispettati.
• Protezione doganale contro la contraffazione: in settori dove la contraffazione è diffusa, la registrazione del marchio offre uno strumento legale potente per combattere le imitazioni e proteggere l’integrità del brand. Questo è particolarmente critico per le PMI, per cui il danno reputazionale e finanziario causato dalla pirateria può essere devastante.
• Pianificazione fiscale: la registrazione del marchio può anche avere implicazioni fiscali significative, permettendo una gestione più efficace degli asset intangibili e potenzialmente offrendo vantaggi fiscali correlati all’allocazione degli asset immateriali.

Infine, per le PMI che stanno cercando di costruire un’immagine di marca solida e di fiducia presso i consumatori, un marchio registrato serve come segno di garanzia e affidabilità. Questo non solo aiuta a costruire una relazione di fiducia con i clienti, ma aumenta anche il valore percepito dei prodotti e dei servizi offerti.