approfondimento
-
Tempo medio di lettura 8'

Brevettare un’invenzione: come fare?

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
by Gloria Gelosa
Home > Brevettare un’invenzione: come fare?

Brevettare un’invenzione permette a chi ha avuto un’idea innovativa di poterla realizzare e commercializzare in esclusiva nello stato in cui il brevetto è stato richiesto e concesso. Gli istituti di proprietà intellettuale e, quindi, il brevetto garantiscono dei diritti di proprietà esclusivi – ovvero dei monopoli – sulle idee e i loro frutti. Chi ha prodotto l’idea può così ottenere un beneficio, il cosiddetto “controvalore sociale” che consiste nella possibilità di:

  • Escludere altri dall’utilizzo dell’invenzione a scopo di lucro: solo l’inventore, per la durata del monopolio, potrà ricavare dei profitti dalla commercializzazione del prodotto brevettato;
  • Concedere a terzi la possibilità di commercializzare l’invenzione a fronte del pagamento di una somma di denaro, chiamata royalty. 

Ottenere un brevetto sulla propria invenzione è fondamentale. Solo così è possibile recuperare gli investimenti effettuati per la realizzazione dell’invenzione e impedire a terzi di copiare la propria idea innovativa.

Per ricevere assistenza in merito alla brevettazione e alle licenze brevettuali consulta la nostra pagina dedicata al primo appuntamento in materia di proprietà intellettuale. La consulenza viene resa, su prenotazione, anche in videoconferenza. 

Quali invenzioni si possono brevettare?

L’art. 45 CPI (Codice della Proprietà Industriale) afferma che possono essere brevettate le “invenzioni che appartengono a qualsiasi settore della tecnica”. In particolare, si possono  brevettare:

  • Invenzioni di un prodotto (bene materiale);
  • Invenzioni di procedimento;
  • e le cosiddette invenzioni di secondo uso.

L’invenzione di secondo uso, riguarda trovati inventivi già noti che, se applicati in ambiti diversi, portano a risultati innovativi. L’esempio classico di questa tipologia di invenzioni è il Viagra, farmaco nato originariamente contro disturbi cardiovascolari come l’angina pectoris.

Tuttavia, alcune idee innovative non possono essere considerate invenzioni in senso stretto: le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; le presentazioni di informazioni. E altre ancora sono escluse per Legge dalla brevettazione: i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale e varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali.

I requisiti per brevettare un’invenzione

Una volta individuate le invenzioni brevettabili, è necessario verificare il rispetto di determinati requisiti. Per brevettare un’invenzione è necessario che essa presenti le seguenti caratteristiche:

  • Novità (art. 46), ovvero l’invenzione non deve mai essere stata prodotta, resa accessibile al pubblico o brevettata in nessuna parte del mondo;
  • Attività inventiva (art. 48), un’invenzione implica un’attività inventiva se per una persona esperta nel ramo non risulta evidente dallo stato della tecnica. Quindi, per brevettare un’invenzione è necessario che sia originale, non ovvia;
  • Industrialità (art. 49), vale a dire che l’invenzione può essere riprodotta a livello industriale;
  • Liceità (art. 50), l’invenzione, infine, non deve essere contraria al buon costume o all’ordine pubblico.

Il monopolio brevettuale ovvero i vantaggi della brevettazione

La concessione di un brevetto porta alla creazione di un monopolio. Solo il titolare del brevetto può produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto brevettato (cfr. art. 66 CPI). Insomma, il titolare del brevetto ha il privilegio di commercializzare la propria invenzione in totale assenza di concorrenza.

Il monopolio instauratosi in seguito alla concessione del brevetto ha però durata limitata: 20 anni dal deposito della domanda, non prorogabili. Infatti, una volta decorso il termine, chiunque potrà riprodurre e commercializzare l’invenzione.

Attenzione però! La tutela brevettuale è limitata anche a livello territoriale. Il brevetto garantisce tutela solo nel territorio dello stato o degli stati in cui è stato richiesto e concesso.

Il modello di utilità (il c.d. “brevettino”)

Accanto ai brevetti, in alcuni paesi, tra cui l’Italia, esiste un’altra forma di tutela: il modello di utilità. Questo istituto protegge una modifica apportata ad un oggetto esistente. Da questa modifica deriva quindi una maggiore utilità o facilità d’uso dell’oggetto stesso. Il modello di utilità protegge quindi la forma di un prodotto che ha una sua specifica funzionalità tecnica. La durata della protezione è pari a 10 anni..

Per distinguere tra brevetto e modello di utilità sono state elaborate due teorie: la teoria quantitativa e la teoria qualitativa. La prima, che incontra il favore della dottrina, distingue le due tipologie sulla base del grado di apporto creativo o di attività inventiva. Esistono quindi le grandi invenzioni, proteggibili con un brevetto, e le piccole invenzioni che accedono al mondo dei modelli di utilità. La seconda teoria, quella qualitativa, è stata elaborata principalmente dalla giurisprudenza e afferma che:

  • Si può brevettare un’invenzione quando ha ad oggetto una nuova soluzione ad un problema tecnico;
  • Mentre, nel caso in cui l’invenzione conferisca maggiore utilità ad un prodotto esistente, si può richiedere “solamente” un modello di utilità.

Nella prassi si è soliti chiamare i brevetti per modelli di utilità “brevettini”, per distinguerli dai brevetti sulle invenzioni vere e proprie.

Come depositare un brevetto

Prima di procedere con il deposito vero e proprio del brevetto è necessario svolgere alcune attività.

La prima è sicuramente la verifica di brevettabilità e ricerca di anteriorità (preventiva al deposito della domanda di brevetto). Questa attività permette di verificare che l’invenzione che si vuole proteggere sia nuova e inventiva. La verifica costituisce lo strumento fondamentale per valutare eventuali interferenze con brevetti anteriori e aiuta a riconosce lo stile e il livello di dettaglio che si dovrà adottare nella fase di redazione della domanda di brevetto. La ricerca viene svolta utilizzando banche dati ufficiali. Sulla base dei risultati ottenuti, gli esperti valutano l’opportunità di procedere con la redazione e il deposito di un brevetto per invenzione.

Se la fase di verifica ha ha dato esito positivo, ovvero non sussistono interferenze o altri impedimenti, è possibile dedicarsi alla redazione della domanda, ovvero la stesura del testo brevettuale e la preparazione dei disegni. È fondamentale redigere correttamente la domanda di brevetto. Una redazione troppo specifica rende il brevetto più facilmente aggirabile. Al contrario, una redazione troppo generale può comportare il mancato ottenimento del brevetto.

L’ultimo step è il deposito vero proprio. L’inventore deve scegliere in quali territori vuole ottenere la protezione e definire, quindi, la strategia di deposito internazionale. Ovviamente, in base al paese e al numero dei paesi cambiano anche i costi di deposito.

Quanto costa depositare un brevetto

Il costo della brevettazione non può essere assestato in termini aprioristici perché esso dipende almeno da due fattori principali:

  1. La natura dell’invenzione (di che tipo di invenzione si tratta?);
  2. L’estensione della protezione in termini territoriali (quanti stati sono coinvolti?)

Ad ogni buon conto, nella prassi è possibile procedere per gradi, presentando domanda presso l’Ufficio Nazionale e poi estendendo la protezione anche in altri Paesi, grazie alle convenzioni internazionali esistenti.

Il nostro studio, rende preventivi analitici dopo aver esaminato la documentazione descrittiva del trovato inventivo e aver raccolto le intenzioni di protezione territoriale dei richiedenti. Inoltre, i professionisti dello studio Canella Camaiora  sono iscritti nell’elenco degli avvocati fornitori dei servizi finanziabili tramite il “VOUCHER 3I, in attuazione dell’articolo 5 del decreto ministeriale 18.11.2019, pubblicato nella G.U. n. 283 del 3.12.2019.  Il “Voucher 3i – Investire in Innovazione” è l’incentivo per le startup innovative che finanzia l’acquisto di servizi di consulenza per la brevettazione. Il Voucher 3I è erogato dallo Stato è finalizzato l’acquisizione di servizi specialistici di consulenza per la brevettazione, attraverso il rilascio di voucher per:

  • Verifica della brevettabilità dell’invenzione ed effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive al deposito della domanda di brevetto (euro 2.000 + IVA);
  • Stesura della domanda di brevetto e di deposito della stessa presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi (euro 4.000 + IVA);
  • Deposito all’estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto (euro 6.000 + IVA).

Per avere maggiori informazioni con riferimento ai nostri servizi in materia di brevetti, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata.

* * *

Brevettare un’invenzione è fondamentale per evitare che terzi possano approfittarsi del risultato degli sforzi effettuati dall’inventore. Ed è altrettanto indispensabile per recuperare i costi sostenuti per la realizzazione dell’invenzione. La concessione dell’esclusiva rappresenta uno stimolo alla elaborazione di nuove idee, soprattutto nei campi in cui l’impiego di tempo e denaro è ingente.

Per ottenere un brevetto in tempi brevi e per ridurre il rischio di contestazioni da parte di terzi è imprescindibile un’attenta analisi dello stato dell’arte nonché della sussistenza dei requisiti sopraccitati. Risulta quindi decisivo rivolgersi ad avvocati e professionisti qualificati.

Lo Studio Canella Camaiora si occupa quotidianamente di invenzioni, brevetti e modelli di utilità. Se hai bisogno di una consulenza, contattaci.

Data di pubblicazione: 26 Maggio 2020

Gloria Gelosa

Laureata magna cum laude all’Università degli Studi di Milano, praticante avvocato appassionata di Diritto Industriale e Diritto d’Autore.
Leggi la bio