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Annunci Web: è lecito usare un marchio altrui come keyword?

Pubblicato in Proprietà Intellettuale
da Matteo Saleri
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Keyword e hashtag… la sorveglianza marchi sul Web è uno dei servizi più importanti e sempre più richiesti dalle imprese.

Del resto, oggi, siamo tutti costantemente on-line. Così, buona parte delle risorse finanziarie investite nel marketing passa proprio attraverso gli annunci Web. Però, affinché i messaggi promozionali vadano a segno è indispensabile targetizzare l’annuncio nel modo più corretto possibile.

Ogni imprenditore vorrebbe che il messaggio arrivasse proprio davanti agli occhi del cliente ideale. Il sogno segreto, poi, sarebbe quello di presentare i prodotti ai clienti del principale concorrente. Ebbene, grazie agli annunci Web, oggi, è possibile farlo. Molte imprese, infatti, ricorrono all’uso di marchi altrui come “keyword.

In questo modo, il messaggio promozionale viene orientato in modo molto preciso… Ma si tratta di una condotta concorrenziale corretta?

Nel presente articolo illustreremo come funzionano i servizi di posizionamento web (come Google AdWords). In particolare, illustreremo cosa dice la giurisprudenza comunitaria sull’utilizzo di un marchio altrui come keyword.

Annunci web e Keyword: come funzionano i servizi di posizionamento.

Forse vi sarà già capitato di sentire il termine keyword (ovvero “parola chiave”) in relazione alla ricerca Web o all’analisi SEO. Non tutti sanno però come funzionano i servizi di posizionamento forniti dai motori di ricerca. Cerchiamo quindi di semplificarne le dinamiche di funzionamento.

Google, il popolarissimo motore di ricerca, propone un servizio di posizionamento a pagamento denominato «AdWords». Esso consente di far apparire accanto ai risultati “naturali” di una ricerca Web, anche alcuni risultati a pagamento.

Infatti, nell’elenco dei risultati forniti dal motore sono presenti sia i risultati naturali” – ordinati per maggior pertinenza secondo l’algoritmo Google  – sia i risultati sponsorizzati. Si noti che i risultati sponsorizzati vengono normalmente contrassegnati dalla dicitura “annuncio” così da esplicitare a coloro che navigano in rete che si tratta di inserzioni pubblicitarie a pagamento.

Di prassi sono gli inserzionisti stessi a selezionare e indicare al motore di ricerca le keyword da collegare all’annuncio. Quando gli utilizzatori del motore di ricerca digiteranno nella stringa la keyword selezionata e indicata dall’inserzionista allora comparirà l’annuncio sponsorizzato.

Chiaramente, gli inserzionisti tendono ad utilizzare come keyword parole frequentemente ricercate sui motori di ricerca, attinenti al prodotto o al servizio che loro propongono sul mercato. Alcune volte però gli inserzionisti più spregiudicati utilizzano come keyword marchi registrati da altre società.

Specificare come keyword il marchio del principale concorrente potrebbe rappresentare una sorta di “agganciamento” alla notorietà del marchio altrui. Si tratta di una pratica lecita o illecita?

Vediamo cosa dice la giurisprudenza comunitaria al riguardo.

Marchio altrui come keyword: la responsabilità del “gestore del servizio”?

Il caso va affrontato in modo analitico. In primo luogo, occorre analizzare la possibile responsabilità del motore di ricerca, ovvero di colui che, offrendo un servizio di posizionamento, consente agli inserzionisti di utilizzare i marchi altrui come Keyword.

Un caso celebre al riguardo ha visto coinvolte la società Louis Vitton in qualità di attrice e la società Google in qualità di gestore del servizio di posizionamento. La Vuitton lamentava di aver subito un danno da parte di Google poiché quest’ultima offriva agli inserzionisti la possibilità di selezionare parole chiave corrispondenti ai suoi marchi.

La Corte di Giustizia Europea ha esentato il gestore del servizio di posizionamento (Google) dalla responsabilità di ogni eventuale illecito concorrenziale (C-236/08, C-237/08 e C-238/08).

In particolare, la Corte aveva stabilito che il gestore  del servizio di posizionamento (ovvero Google) non faceva uso illecito dei marchi altrui. Esso infatti si limitava a memorizzare la parola chiave proposta e ad organizzare la visualizzazione degli annunci.

Marchio altrui come keyword: la responsabilità dell’inserzionista?

Veniamo invece ad analizzare la condotta (e la responsabilità) degli inserzionisti. La Corte di Giustizia ha affrontato il tema nella causa C-323/09.

Il procedimento riguardava la condotta di una società inglese, attiva nel settore della consegna dei fiori a domicilio, aveva utilizzato come keyword il marchio registrato della concorrente INTERFLORA .

La Corte ha stabilito che l’uso di un marchio altrui come parola chiave nell’ambito di servizi di posizionamento non è di per sé illecito.

Tale condotta costituisce contraffazione ed è pertanto vietata in presenza di determinate condizioni.

Secondo l’interpretazione della Corte, l’utilizzo del marchio altrui come keyword è  vietato:

  1. se viola la funzione di indicazione d’origine del marchio, generando confusione sulla provenienza dei prodotti e servizi sponsorizzati. In particolare, l’utilizzo risulta illecito quando non consente o consente soltanto difficilmente di sapere se i prodotti o i servizi cui l’annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o meno.
  2. se viola la funzione di investimento del marchio, intralciandone l’utilizzo per l’acquisizione o al mantenimento di una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli;
  3. se viola la funzione pubblicitaria del marchio (proprio a riguardo della funzione pubblicitaria, la Corte ricorda che la pubblicità su Internet a partire da parole chiave corrispondenti a marchi ha meramente lo scopo di proporre agli utenti di Internet alternative rispetto ai prodotti o ai servizi dei titolari di detti marchi, ritenendo che siffatta pratica incentivi la concorrenza).

Cosa succede se il marchio usato come keyword gode di notorietà?

Sempre nella sentenza “INTERFLORA”, la Corte ha aggiunto che il titolare di un marchio notorio gode di un diritto ulteriore.

Egli può vietare al concorrente di fare pubblicità (utilizzando il marchio altrui come keyword) quando il competitor ne trae un indebito vantaggio (c.d. parassitismo) ovvero reca pregiudizio al carattere distintivo (c.d. diluizione) o alla notorietà (c.d. corrosione) del marchio noto.

Tuttavia, a opinione di chi scrive, l’utilizzo di un marchio come keyword per identificare una generica merceologia, porta a dover prendere in considerazione la fattispecie della c.d. “volgarizzazione del marchio” e, proprio in ragione di ciò, sollecita un intervento legale e cautelativo. Infatti, la situazione giuridico-legale in atto impone di intervenire, poiché l’utilizzo dei marchi come keyword non è di per sé stesso vietato.

Come tutelare un marchio sul Web

L’efficace tutela on-line del proprio marchio necessita di monitoraggio costante e di azione tempestiva. La tutela normalmente passa attraverso uno specifico servizio di sorveglianza Web (c.d. Web watching). E’ possibile intercettare, infatti, la maggior parte delle condotte sleali messe in atto dai concorrenti che recano danni, diluizione e corrosione…

In particolare, i servizi di sorveglianza permettono di rilevare:

  • le contraffazioni sul web – (possono avere luogo, analizzate le circostanze del caso, attraverso l’uso illecito di keyword, nomi a dominio, hashtag, nomi account profili social network o nomi App);
  • gli utilizzi impropri del marchio – (è possibile sorvegliare gli utilizzi non autorizzati o non rispettosi delle linee guida della Brand identity oppure dei principi di correttezza professionale);
  • la vendita di prodotti contraffatti – (si può anche controllare la presenza o meno dei propri marchi su piattaforme dei siti di e-commerce e di aste on-line).

Quando si è dotati di talento è inevitabile essere copiati. L’importante però è sapere come far rispettare i propri diritti.

Noi dello studio Canella Camaiora offriamo servizi di  sorveglianza web per la migliore tutela dei marchi dei nostri Clienti. Per attivare un servizio di sorveglianza o per una consulenza relativa a ipotesi di contraffazione o concorrenza sleale, non esitare a contattarci.

Data di pubblicazione: 3 Marzo 2020
Matteo Saleri

Matteo Saleri

Laureato a pieni voti presso l'Università degli Studi di Milano, praticante avvocato appassionato di Diritto Commerciale, Societario e Antitrust.
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