Perché scegliere un “marchio di forma” e come tutelarlo

Nel panorama della proprietà intellettuale, il marchio rappresenta il “biglietto da visita” di ogni impresa, permettendole di presentarsi al pubblico. Ne esistono di tipi diversi ed alcuni sono più iconici di altri. In questo articolo parliamo specificamente di marchi di forma.

Cosa significa “marchio di forma”?

Il Marchio di forma è un marchio costituito dalla forma stessa del prodotto come, ad esempio, la celeberrima bottiglia della Coca-Cola. Praticamente, è il sogno di ogni imprenditore lanciare sul mercato un prodotto con una forma così riconoscibile da divenire un’icona globale.

Eppure, che si tratti di marchio di forma oppure no, i principi normativi restano gli stessi: “possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti:

1. a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; e
2. ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare” (cfr. art. 7 CPI).

In questo contesto, il requisito della capacità distintiva assume particolare importanza perché il marchio non può limitarsi a descrivere il prodotto, le caratteristiche o qualità (cfr. art. 13 CPI). Pertanto una forma banale o tipica della merceologia contrassegnata non potrà costituire un valido marchio.

Pur applicandosi i medesimi principi, nel caso dei marchi di forma, la giurisprudenza ha sottolineato che, nel caso dei marchi di forma, è spesso più arduo provare in giudizio la sussistenza del requisito della capacità distintiva. Solitamente, infatti, il consumatore medio non è abituato a riconoscere l’“origine” dalla forma del prodotto, affidandosi piuttosto alle etichette e ai loghi. Essendo che, per essere valido, un marchio deve saper svolgere la sua funzione distintiva, è ovvio che tale capacità sia molto rara per il caso della semplice forma dei prodotti, salvo che quest’ultima non risulti particolarmente distintiva.

Quali sono i limiti alla registrazione di un marchio di forma?

La presentazione della domanda di un marchio di forma, ovvero di un marchio tridimensionale, è consentita sia dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) che dall’Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale (EUIPO). 

Tuttavia, le speranze dei richiedenti sono spesso deluse da due ostacoli: in primis, dalla mancanza di carattere distintivo e poi dalla corrispondenza della forma con quella imposta dalla natura del prodotto. Ciò accade quando la forma del prodotto, per quanto particolare, non è frutto di una scelta di marketing, ma della naturale funzione che il bene deve assolvere.

Come abbiamo visto precedentemente, l’articolo 9 del Codice della proprietà industriale e l’articolo 7(e) del Regolamento sui marchi dell’Unione Europea (Regolamento 2017/1001) stabiliscono che non è possibile registrare come marchi d’impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma determinata dalla natura stessa del prodotto. Lo dice in chiaro l’art. 9 del CPI: “non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni costituiti esclusivamente:

    a) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto;

    b) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;

    c) dalla forma, o altra caratteristica, che dà un valore sostanziale al prodotto”.

L’idea alla base di queste regole è evitare che un’azienda, registrando una forma funzionale o generica come marchio, monopolizzi un design specifico o una soluzione tecnica, impedendo oltretutto la sua disseminazione allo scadere del brevetto o del modello eventualmente registrato a latere. Dunque, registrare un marchio di forma comporta una doppia sfida: dimostrare che la forma del prodotto ha un carattere distintivo e rispettare le regole menzionate in precedenza.

Quali sono le condizioni essenziali per la registrazione di un marchio di forma?

Per registrare validamente la forma tridimensionale di un prodotto o di una confezione come marchio, è necessario soddisfare alcuni requisiti fondamentali.

• Novità Relativa (art. 12 CPI): Il marchio deve essere nuovo nel territorio in cui si intende registrarlo. Questo significa che può essere considerato nuovo in un paese anche se non lo è in un altro. La protezione territoriale implica che i diritti di esclusiva sono limitati alla giurisdizione di registrazione. La novità è anche relativa alla merceologia, quindi un marchio può essere nuovo per una certa categoria di prodotti o servizi anche se esiste già per un’altra categoria. I marchi celebri, come Coca-Cola o Chanel, godono invece di una protezione ultramerceologica.
  
• Carattere della Distintività (art. 13 CPI): Il marchio deve permettere al consumatore di distinguere un prodotto dagli altri basandosi solo sulla sua forma, senza bisogno di vedere il logo o altre indicazioni (per approfondire: “Icona di stile e battaglie legali: il caso del marchio tridimensionale della Vespa” oppure “marchio di posizione e marchio di forma: il caso Laboutin”).
  
• Non Funzionalità (art. 9 CPI): La forma del prodotto non deve essere determinata dalle sue caratteristiche funzionali. Questo requisito evita che la registrazione del marchio limiti la concorrenza o l’innovazione tecnologica. Ad esempio, la forma di un chiodo è funzionale perché deve perforare quando colpito sulla testa e non può essere registrata come marchio.
• Liceità: Il marchio deve rispettare le leggi, l’ordine pubblico e il buon costume. Questo criterio garantisce che i marchi registrati siano legali, rispettosi e appropriati per il mercato, proteggendo così i consumatori e le imprese (per approfondire: “Quella irresistibile voglia di esagerare: i marchi contrari all’ordine pubblico e al buon costume” di D. Camaiora).

In conclusione, registrare un marchio di forma richiede di dimostrare che la forma è nuova, distintiva, non funzionale e conforme alle normative legali. Questi requisiti assicurano che il marchio possa svolgere efficacemente la sua funzione distintiva senza limitare la concorrenza e/o violare principi legali e morali.

Com’è nata l’iconica bottiglia della Coca-Cola?

Quando pensiamo alla Coca-Cola, una delle bevande più famose al mondo, la prima cosa che ci viene in mente è la sua iconica bottiglia. Questa forma distintiva non è solo un contenitore per bevande, ma un simbolo riconosciuto a livello globale, che ha permesso alla Coca-Cola di entrare nell’immaginario collettivo.

La Coca-Cola ha origini molto remote, essendo stata creata nel 1886 da un farmacista di Atlanta, in Georgia, che produsse uno sciroppo che, con l’aggiunta di acqua frizzante, divenne la Coca-Cola (si v. “The Coca-Cola bottle: celebrating 100 years of an american icon” su National Archives Foundation). Con il passare degli anni, il design della bottiglia in vetro, avente la forma di una fava di cacao allungata con scanalature ai fianchi, è diventato sempre più popolare e prontamente riconoscibile dai consumatori. Nel 1961, riconoscendo che quasi il 99% degli americani poteva identificare la Coca-Cola semplicemente dalla sua bottiglia, l’Ufficio Brevetti degli Stati Uniti permise alla società di registrare la forma della bottiglia come marchio, in quanto unica e inconfondibile.

Oggi, tutti gli imprenditori sognano di creare un marchio di forma memorabile come quello della Coca-Cola. Questa bottiglia rappresenta un caso di successo straordinario dove la forma del prodotto ha acquisito un significato distintivo così forte da essere riconosciuta e associata immediatamente al brand, senza bisogno di ulteriori indicazioni. La sua capacità di evocare l’identità del marchio attraverso la pura estetica della sua forma è un esempio lampante di come un design ben pensato possa trascendere la funzionalità per diventare un simbolo culturale.