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Icona di stile e battaglie legali: il caso del marchio tridimensionale della Vespa

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Debora Teruggia
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I marchi tridimensionali possono emergere come potenti strumenti di identità aziendale. Questo articolo esplora la complessità dei marchi di forma, anche detti tridimensionali, attraverso la lente del noto caso della Vespa Piaggio e delle più recenti decisioni del 28 e 29 novembre 2023.

Marchi di forma o tridimensionali: cosa sono

Ai sensi dell’articolo 7 del Codice della Proprietà Industriale, possono costituire marchi di impresa “tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa  da  quelli di altre imprese”. 

In particolare, il “marchio di forma” consiste nella forma tridimensionale di un prodotto o del suo packaging come il suo contenitore o il suo imballaggio. L’esempio scolastico di questa particolare tipologia di marchio è quello della bottiglia in vetro della Coca Cola, la cui forma unica è immediatamente associata alla nota bevanda.

CocaCola Vespa

The History of the Coca‑Cola Contour Bottle
Copyright: ©2014 Parker Clayton Smith

Limiti e sfide della registrazione di marchi di forma

Tuttavia, non tutte le forme tridimensionali sono idonee alla registrazione come marchio. Ciò serve a evitare che, mediante la registrazione come marchio (che potenzialmente ha una durata illimitata), si verifichino situazioni di monopolio su forme che dovrebbero essere liberamente utilizzabili dai concorrenti una volta scaduti i titoli di proprietà industriale specifici per la protezione delle loro caratteristiche tecniche (come brevetti o modelli di utilità) o estetiche (come disegni o modelli).

Infatti, l’articolo 9 del Codice della Proprietà Industriale e l’articolo 7(e) del Regolamento sui marchi dell’Unione Europea (Regolamento 2017/1001) stabiliscono l’impossibilità di registrare come marchio d’impresa segni costituiti esclusivamente:

  • dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;
  • dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
  • dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

In aggiunta a queste specifiche limitazioni, anche per i marchi di forma si applicano le norme generali, incluse quelle su requisiti costitutivi; e quindi – per essere validi – essi dovranno risultare nuovi, leciti e avere un carattere distintivo sufficiente.

Rispetto ai marchi verbali e figurativi, i marchi di forma o tridimensionali incontrano maggiori difficoltà nel dimostrare il loro carattere distintivo. Per il consumatore medio, infatti, non è comune identificare l’origine di un prodotto basandosi esclusivamente sulla sua forma o confezione. Pertanto, solo un marchio di forma che si differenzia in modo significativo dalle norme o dalle abitudini del settore può essere considerato distintivo.

Inoltre, la distintività di un marchio può cambiare in base alla percezione del consumatore o al suo utilizzo (c.d. capacità distintiva acquisita). A esempio, la forma delle bottiglie di Coca-Cola, pur rimanendo funzionale, è diventata distintiva grazie anche a campagne promozionali e al riconoscimento acquisito nel tempo dai consumatori.

Il caso Vespa Piaggio: una battaglia legale per la distintività

Tutto nasce nel 2013, quando la Piaggio presenta all’ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) una domanda per registrare la forma dello scooter Vespa come segno tridimensionale. Accettata nel 2014, questa registrazione proteggeva la Vespa come marchio contraddistinguendo “scooter” e “modellini di scooter”.

VespaMarchio nr. 011686482 depositato c/o EUIPO il 25/03/2013

La situazione cambia quando Zhejiang Zhongneng Industry Group, un’impresa cinese, entra nel mercato europeo con alcuni modelli fin troppo simili a quelli del produttore italiano (tra cui spicca il modello “VES”) e contesta la validità del marchio di forma Vespa, portando l’EUIPO a revocare nel 2021 la registrazione del marchio sopra citato per carenza del carattere distintivo.

Non arrendendosi, la Piaggio ricorre al Tribunale dell’Unione Europea per vedere ribaltata la decisione dell’EUIPO. E in effetti, il 29 novembre 2023, il Tribunale riconosce il carattere distintivo acquisito dall’uso del marchio sul territorio dell’Unione, grazie alle prove portate all’attenzione dell’EUIPO (sondaggi d’opinione, dati relativi al volume delle vendite, nonché la circostanza della presenza della Vespa al Museum of Modern Art di New York e l’utilizzo degli scooter Vespa in famosi film).

Un marchio UE registrato, spiegano i giudici, “non può essere dichiarato nullo se, per l’uso che ne è stato fatto, ha acquisito un carattere distintivo dopo la registrazione“.

I criteri utili per determinare il valore sostanziale di una forma

Parallelamente alla vicenda europea, la stessa società cinese e la Z.T. Import and Export Co. Ltd. richiedono alla giustizia italiana di riconoscere che non c’è stata contraffazione del marchio Vespa e di annullare il marchio della Piaggio per assenza di novità e distintività.

Il Tribunale di Torino e la Corte d’Appello riconoscono in particolare che la Vespa è un’opera protetta dal diritto d’autore, nonché dalla norme poste a garanzia della leale concorrenza, oltre a essere un valido marchio di forma

I giudici escludono che la forma della Vespa dia “valore sostanziale” al prodotto, considerando che i consumatori scelgono la Vespa per ragioni tecniche e funzionali oltre che estetiche. In altri termini, l’originalità delle forme non era il solo motivo propulsore della decisione di acquisto del consumatore, dovendo essere attribuita rilevanza anche ad altri fattori, come per esempio la sicurezza e la stabilità.

 Per valutare se la forma di un prodotto aggiunge un “valore sostanziale”, i giudici hanno proposto di considerare i seguenti fattori:

  • come il pubblico percepisce la forma del prodotto;
  • la natura del prodotto stesso;
  • il valore artistico della forma del prodotto;
  • quanto la forma si differenzia da altre forme simili presenti sul mercato;
  • se c’è una differenza significativa di prezzo rispetto a prodotti simili;
  • se è stata elaborata una strategia promozionale che mette in evidenza le caratteristiche estetiche del prodotto.

Sulla decisione della Corte d’Appello, aveva già scritto in proposito l’Avv. Camaiora in questo articolo.

La decisione della Corte di Cassazione: considerazioni

Il 28 novembre 2023, un giorno prima della decisione del Tribunale Europeo, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 33100, conferma il valore artistico tale da rendere invocabile la tutela autoriale sulla Vespa ma, dissentendo da Tribunale e Corte d’Appello torinesi, afferma che la forma della Vespa non può essere protetta come marchio tridimensionale, in quanto è una “forma che dà valore sostanziale al prodotto” e, pertanto, non può essere oggetto di registrazione. 

I giudici della Suprema Corte hanno chiarito che la forma che dà un valore sostanziale al prodotto, ai fini della validità di un marchio, è riferita alla forma che conferisce “un valore di mercato al prodotto, un fattore attrattivo aggiuntivo, in grado comunque di influenzare in larga misura le scelte di acquisto del consumatore”. Non occorre invece che tale caratteristica sia “l’unica o prevalente ragione, in una comparazione con altre, capace di orientare la scelta del consumatore”.

La Corte di Cassazione non ha chiarito se il “valore sostanziale” attribuito al marchio tridimensionale della Vespa provenga dal suo valore intrinseco o dalla reputazione e dagli sforzi pubblicitari e di marketing della Piaggio. 

Secondo i criteri comunemente utilizzati in detta valutazione, e già citati dai giudici di Torino, se il valore del marchio Vespa fosse riconducibile alla sua reputazione e agli sforzi commerciali, allora registrare la sua forma come marchio tridimensionale sarebbe giustificato, al fine di proteggere il vantaggio competitivo acquisito dall’azienda. 

Infine, la Corte di Cassazione ha dichiarato che riconoscere un valore artistico a un prodotto come opera di design, protetto dal diritto d’autore, implica generalmente che la forma del prodotto conferisce quel “valore sostanziale” in grado di impedire la registrazione di tale forma come marchio. E, secondo gli Ermellini, questo è proprio il caso dello scooter Vespa, considerato un’icona del design artistico e culturale italiano.

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 8 Gennaio 2024

Debora Teruggia

Laureata presso l'Università degli Studi di Milano, praticante avvocato appassionato di Diritto del Lavoro e Diritto di Famiglia.
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