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Marchio di posizione e marchio di forma: il caso Louboutin

Pubblicato in Proprietà Intellettuale
da Margherita Manca
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In questo articolo ci occupiamo di comprendere cosa si intenda per “marchio di posizione”, differenziandolo dal marchio di forma e chiarendo quando è possibile registrarlo. In particolare, analizzeremo il caso che ha visto contrapporsi la società olandese Van Haren Schoenen B.V., titolare di numerosi punti vendita di scarpe nei Paesi Bassi, contro la celeberrima casa di moda Christian Louboutin SAS.

Cos’è il marchio di posizione?

Il marchio di posizione è un marchio “non convenzionale” che ha origine giurisprudenziale. Il marchio di posizione è un segno distintivo costituito da una parola, un motivo grafico o una figura tridimensionale per il quale viene richiesta la registrazione in una specifica e definita posizione su un determinato prodotto

Per poter ottenere la registrazione il marchio deve avere un forte carattere distintivo, idoneo a differenziarlo da altri marchi e a far venir meno ogni rischio di confusione per i consumatori. Tale carattere distintivo deve essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti per i quali è chiesta la registrazione e, dall’altro, dalla percezione che ne ha il pubblico di riferimento (Tribunale dell’Unione Europea, 16 gennaio 2014, T-433/12 Steiff c. OHIM).

All’interno della domanda di registrazione, il marchio di posizione deve essere rappresentato attraverso una riproduzione che indichi adeguatamente e chiaramente la posizione e la relativa dimensione con riferimento ai prodotti pertinenti. Tutto ciò che non fa parte dell’oggetto della registrazione deve essere escluso attraverso linee tratteggiate o punteggiate. Ulteriormente, potrà essere aggiunta una descrizione che spieghi le modalità di apposizione del segno sui prodotti.

Cos’è il marchio di forma?

Il marchio di forma, invece, è espressamente disciplinato tanto dalla normativa europea – art. 4 del Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea (RMUE) – quanto da quella italiana – art. 7 del Codice della Proprietà Industriale. Tali disposizioni prevedono la possibilità di registrare la forma di un prodotto o la confezione dello stesso, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa e possano essere rappresentati nel registro in un modo che consenta all’Ufficio competente e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita dal titolare. 

Occorre precisare, però, che le stesse normative sopra citate – rispettivamente agli artt. 7 e 9 – pongono un limite alla libertà di registrare la forma di un prodotto. Infatti, non è possibile registrare marchi di forma costituiti esclusivamente dalla forma:

  • imposta dal prodotto; 
  • necessaria al raggiungimento di un risultato tecnico; 
  • che dà un valore sostanziale al prodotto di riferimento. 

Da quanto appena detto, si evince chiaramente che il marchio di forma può sicuramente essere tutelato. Tuttavia, la registrazione deve rispettare le condizioni di cui sopra, in quanto il consumatore medio tendenzialmente non riconosce l’origine del prodotto dalla sua forma o dalla sua confezione, senza che vi sia un segno grafico o testuale che identifichi esattamente il prodotto stesso. Alla luce di quest’ultima considerazione, affinché possa essere registrata come marchio, è necessario che la forma abbia di per se stessa un carattere distintivo forte oppure che lo abbia già acquisito in ragione dell’uso.

Il caso Louboutin e i chiarimenti della CGUE

Il caso Van Haren c. Louboutin (C-163/16, 12 giugno 2018) riguarda la famosissima suola rossa della casa di moda francese. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha confermato la validità della registrazione della suola rossa, dichiarando l’autonomia e la distintività del colore rosso. Infatti, nella domanda di registrazione la suola rossa era evidenziata in modo chiaro rispetto alla scarpa, rappresentata tratteggiata. 

Ma facciamo un passo indietro. 

Dinanzi al Tribunale dell’Aia, Van Haren contestava la validità del marchio di Louboutin in quanto tale marchio coincideva con la forma del prodotto e, dunque, era privo di carattere distintivo. Dal canto suo, Louboutin si difendeva sostenendo che il marchio registrato non consisteva esclusivamente in una forma, ma anche in un colore. 

Non essendoci una chiara definizione della nozione di forma all’interno della Direttiva sui marchi, il Tribunale dell’Aia, ha presentato una questione pregiudiziale alla CGUE. In particolare, chiedeva alla CGUE se la nozione di forma fornita nell’art. 3(1)(e)(iii) della Direttiva 2008/95/CE – identico nella lettera all’art. 7(1)(e)(iii) del RMUE – fosse limitata alle caratteristiche tridimensionali del prodotto come contorni, dimensioni e volume, oppure se tale disposizione riguardasse anche altre caratteristiche non tridimensionali, come il colore. Il Tribunale dell’Aia chiedeva, dunque, se il colore rosso applicato in una posizione specifica della scarpa (la suola) possa essere considerato un marchio di forma ai sensi dell’articolo sopra citato. 

La CGUE si è pronunciata dichiarando che, considerato che la normativa non dà una definizione di forma, il significato di tale nozione dovesse essere determinato prendendo in considerazione il suo significato abituale nel linguaggio corrente – vale a dire nel senso che designa un insieme di linee o di contorni che delimitano il prodotto nello spazio. Pertanto, il colore non può essere considerato come forma del prodotto. Inoltre, nonostante sia vero che la forma di un prodotto svolge un ruolo nella delimitazione del colore nello spazio, non si può ritenere che il segno sia costituito da una forma, dal momento che con la registrazione non si vuole tutelare la forma ma l’applicazione di un colore su una parte specifica del prodotto. 

 

Nel caso di specie, il marchio non si riferisce a una forma specifica di suola per scarpe e questo si evince dalla descrizione del marchio in cui viene esplicitamente dichiarato che il contorno della scarpa – rappresentato tratteggiato – non fa parte del marchio ma è inteso puramente a mostrare il posizionamento del colore rosso. Ulteriormente, la suola rossa ha acquisito un carattere distintivo forte che permette ai consumatori di riconoscere l’origine dei prodotti che contraddistingue. 

Quando è possibile registrare un marchio di posizione?

Nei marchi di posizione, la questione più problematica riguarda la loro capacità distintiva. Come detto, infatti, il consumatore medio, generalmente, non riconosce l’origine commerciale dei prodotti da segni che possono confondersi con l’aspetto dei prodotti stessi. Infatti, tali segni saranno distintivi solo se divergono notevolmente e significativamente dalle abitudini e dalle norme del settore di riferimento. 

Spesso accade che l’Ufficio competente respinga in prima battuta la registrazione di un marchio di posizione, al fine di richiedere al titolare di fornire prove che dimostrino la notorietà del marchio e, dunque, la sua capacità distintiva sul mercato di riferimento. 

La prova del carattere distintivo acquisito verrà esaminata nel suo complesso, tenendo conto, in particolare, della quota di mercato detenuta dal marchio, dell’intensità, della frequenza e della durata dell’uso del marchio. Le prove dovranno essere tali da convincere l’Ufficio che una parte significativa del pubblico interessato è in grado, in virtù di tale marchio di posizione, di identificare i prodotti di cui trattasi come provenienti da una particolare impresa. 

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Data di pubblicazione: 17 Maggio 2022
Ultimo aggiornamento: 31 Ottobre 2022

Margherita Manca

Laureata presso l'Università Luigi Bocconi di Milano, appassionata di Proprietà Intellettuale.
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