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Avvocato Arlo Canella
La registrazione dei marchi in Cina è un processo complesso che richiede una conoscenza approfondita delle normative locali e delle peculiarità del sistema cinese, tra cui l’importanza delle sottoclassi e il rischio di decadenza abbreviata per mancato uso. Questo articolo esplora le principali differenze rispetto alla registrazione in Italia o in Europa e fornisce indicazioni pratiche per proteggere efficacemente il proprio brand nel mercato cinese.
La registrazione di un marchio nella Repubblica Popolare Cinese richiede il deposito della domanda presso il China Trademark Office (CTMO), accessibile tramite il portale della China National Intellectual Property Administration (CNIPA). La domanda viene esaminata per assicurarsi che il marchio soddisfi i requisiti legali e che non sia simile o confondibile con marchi già registrati in Cina. Se la domanda supera l’esame preliminare, il marchio viene pubblicato per consentire eventuali opposizioni. In assenza di opposizioni entro tre mesi, il marchio viene registrato, con una protezione valida per 10 anni, rinnovabile ogni dieci anni.
Grazie al Protocollo di Madrid, è possibile estendere la protezione di un marchio italiano o europeo anche in Cina tramite l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO).
Invece di depositare singole domande in ogni paese, il Protocollo di Madrid permette di presentare una singola domanda presso l’ufficio marchi del proprio paese, che verrà poi trasmessa alla WIPO. Attualmente, il Protocollo di Madrid conta 115 membri, coprendo un totale di 131 paesi che rappresentano oltre l’80% del commercio mondiale, tra cui l’Unione Europea, gli Stati Uniti, la Cina, il Giappone e molti altri.
Tuttavia, questa procedura può richiedere fino a 18 mesi, durante i quali l’ufficio marchi cinese potrebbe sollevare obiezioni. Lo Studio Canella Camaiora offre consulenza alle aziende italiane per scegliere la strategia ottimale di registrazione dei marchi a livello internazionale. In particolare, lo studio può consigliare se agire tramite il Protocollo di Madrid, che consente una registrazione centralizzata in più paesi, oppure se gestire la registrazione direttamente attraverso uno dei suoi corrispondenti locali di fiducia nei paesi di interesse commerciale. Quest’ultima opzione può offrire vantaggi in termini di rapidità e precisione nella protezione del marchio, specialmente per il mercato cinese.
Quando si registra un marchio, è essenziale indicare esplicitamente i prodotti e servizi per i quali verrà utilizzato, un’operazione nota come “rivendicazione” delle classi merceologiche. Questo passaggio è cruciale poiché la protezione del marchio è strettamente legata ai prodotti e servizi specifici indicati nella domanda di registrazione.
In Cina, come in molti altri paesi, la scelta delle classi è particolarmente importante perché determina l’estensione della protezione legale del marchio. Ad esempio, se si registra un marchio solo per una classe specifica, la protezione sarà limitata ai prodotti o servizi inclusi in quella classe. Questo significa che altre aziende potrebbero utilizzare lo stesso marchio per prodotti o servizi che appartengono a classi diverse, senza violare i diritti del titolare del marchio registrato.
La corretta selezione delle classi è un tema centrale, spesso fonte di opposizioni da parte degli uffici preposti, che talvolta agiscono anche su spinte protezionistiche. Potrebbero contestare la descrizione delle classi stesse o sostenere che il marchio sia confondibile con marchi locali preesistenti. Questo aspetto è rilevante nella strategia di registrazione del marchio, non solo in Cina ma a livello globale, e richiede una conoscenza approfondita delle leggi locali e della Classificazione merceologica internazionale (Classificazione di Nizza).
In Cina, il sistema delle sottoclassi è peculiare e caratterizzante. La normativa cinese sulle sottoclassi dei marchi è contenuta nel Manuale di Classificazione delle Merci e dei Servizi della China National Intellectual Property Administration (CNIPA), un adattamento della Classificazione di Nizza con aggiunte specifiche per la Cina. Le Regole di Esame dei Marchi (商标审查及审理标准) stabiliscono come gestire classi e sottoclassi durante la registrazione e sono periodicamente aggiornate per riflettere le nuove pratiche.
La scelta delle sottoclassi nel sistema di registrazione dei marchi in Cina è un’operazione altamente tecnica e strategica, fondamentale per determinare l’estensione della protezione legale del marchio. Ogni sottoclasse aggiuntiva comporta costi aggiuntivi, quindi una scelta non oculata può lasciare spazi vulnerabili nella protezione del marchio e aumentare inutilmente le spese.
Questo sistema, unico rispetto ad altre giurisdizioni, suddivide ulteriormente le classi merceologiche stabilite dalla Classificazione di Nizza in sottoclassi specifiche, ognuna delle quali copre un insieme limitato e ben definito di prodotti o servizi.
Ad esempio, nella Classe 25, che copre abbigliamento, calzature e copricapi, la protezione legale è limitata alle sottoclassi selezionate durante la registrazione:
Se un’azienda registra un marchio in Cina solo nella sottoclasse 2501 per “abbigliamento”, la protezione non si estende automaticamente alle altre sottoclassi come 2507 (calzature) o 2503 (abbigliamento sportivo). Questo potrebbe lasciare spazio a terzi per registrare marchi simili nelle altre sottoclassi non coperte, creando un rischio significativo di controversie o lacune nella protezione legale.
Pertanto, per ottenere una protezione completa, è fondamentale identificare tutte le sottoclassi pertinenti e registrare il marchio in ciascuna di esse. Questo approccio è necessario per limitare i rischi e garantire una protezione efficace del marchio in Cina. È consigliabile lavorare con uno studio legale qualificato che conosca il sistema delle sottoclassi cinesi o che collabori con corrispondenti locali abituati a questo tipo di accuratezza.
Molte aziende, per questo motivo, preferiscono procedere con una registrazione diretta in Cina, collaborando con consulenti esperti nel sistema delle sottoclassi. Questo approccio permette di selezionare con precisione le sottoclassi rilevanti e garantisce una protezione più ampia del marchio sul mercato cinese.
Molte aziende che registrano o estendono i loro marchi in Cina tramite il Protocollo di Madrid potrebbero sentirsi tranquille riguardo alla protezione del loro brand. Tuttavia, ci sono due aspetti importanti che spesso vengono trascurati:
In Cina, il certificato di registrazione di un marchio deve essere emesso in lingua cinese. Questo documento non è una semplice formalità, ma è fondamentale per esercitare e far valere i propri diritti di proprietà intellettuale nella Repubblica Popolare Cinese. La mancanza di un certificato in cinese potrebbe complicare o addirittura impedire le azioni legali contro contraffattori o concorrenti sleali.
A differenza dell’Europa, dove i certificati di registrazione sono validi in tutte le lingue ufficiali dell’UE senza necessità di traduzione, in Cina il certificato in cinese è imprescindibile per garantire una protezione efficace e per facilitare le interazioni con le autorità locali.
Un altro aspetto distintivo della normativa cinese è il rischio di decadenza del marchio per mancato uso entro un periodo di soli tre anni. Questo rischio è disciplinato dall’Articolo 49 della Legge sui Marchi della Repubblica Popolare Cinese, che recita: “Se un marchio registrato non viene utilizzato per tre anni consecutivi, qualsiasi entità o individuo può richiedere all’amministrazione per la proprietà intellettuale di revocare il marchio.” In Italia e in Europa, il marchio può decadere se non viene utilizzato per cinque anni consecutivi, mentre in Cina questo periodo è ridotto a tre anni. Questo significa che, se un marchio non riesce a penetrare sufficientemente il mercato cinese entro questo lasso di tempo, il titolare potrebbe perderne i diritti, esponendosi a rischi di contraffazione o concorrenza sleale.
Inoltre, la decadenza potrebbe essere parziale, riguardando specifiche sottoclassi all’interno delle quali il marchio non è stato utilizzato. Questo potrebbe lasciare scoperte parti importanti del mercato e aprire la strada a concorrenti che potrebbero sfruttare il marchio decaduto in quelle aree specifiche (il fenomeno della decadenza parziale “intraclasse” del marchio vale anche in EU. Per approfondire: “Niente ‘panini al pollo’ marchiati Big Mac, McDonald’s perde in EU”).
Per evitare la decadenza, molte aziende scelgono di effettuare un nuovo deposito del marchio prima che scadano i tre anni dalla data della registrazione iniziale in Cina. Questa strategia consente di mantenere attiva la protezione del marchio e di evitare che esso cada in mani sbagliate.
Avvocato Arlo Canella
