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In questo articolo, analizziamo il caso Supermac’s vs McDonald’s e la sentenza del Tribunale del 5 giugno 2024 (Caso T-58/23) in merito al marchio BIG MAC, evidenziando i criteri di uso effettivo del marchio nell’Unione Europea e le implicazioni legali per le aziende.
Il marchio Big Mac è stato annullato?
Il contenzioso è iniziato quando Supermac’s, una catena di fast food irlandese relativamente piccola, nota soprattutto per il suo fish & chips, ha sfidato il colosso McDonald’s chiedendo all’EUIPO la revoca del marchio ‘BIG MAC’ per vari prodotti, tra cui i panini al pollo.
Supermac’s, fondata a Galway, ha combattuto contro la multinazionale sostenendo che McDonald’s non aveva utilizzato il marchio in modo sufficientemente intenso da impedirne la decadenza per non uso. La controversia è interessante perché ci dà modo di analizzare cosa dovrebbe intendersi per uso effettivo, evidenziando come il rischio di decadenza del marchio sia dietro l’angolo per qualsiasi azienda, anche per le multinazionali come McDonald’s.
Secondo l’articolo 58, comma 1, lettera a del Regolamento (UE) 2017/1001, un marchio dell’UE può essere annullato se non viene effettivamente utilizzato per cinque anni consecutivi per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato. La Classificazione di Nizza è un sistema internazionale che organizza beni e servizi in diverse classi per facilitare la registrazione dei marchi.
La controversia riguarda il marchio BIG MAC depositato in UE da McDonald’s il 01/04/1996, includendo prodotti e servizi delle classi 29, 30 e 42 della Classificazione di Nizza e rivendicando precisamente:
- Classe 29: Alimenti a base di carne, maiale, pesce e pollame, panini imbottiti a base di carne, panini imbottiti a base di pesce, panini imbottiti a base di carne di maiale, panini imbottiti a base di pollo, frutta e ortaggi conservati e cotti, uova, formaggi, latte, prodotti a base di latte, sottaceti, dolci.
- Classe 30: Panini imbottiti, panini imbottiti a base di carne, panini imbottiti a base di carne di maiale, panini imbottiti a base di pesce, panini imbottiti a base di pollo, biscotti, pane, dolci, biscotteria, cioccolato, caffè, succedanei del caffè, tè, senape, semola di avena, pasticceria, salse, condimenti, zucchero.
- Classe 42: Servizi prestati da ristoranti o riguardanti la gestione e il franchising di ristoranti e di altri locali o strutture destinati alla fornitura di cibi e bevande per il consumo e per strutture drive-in; preparazione di alimenti da asporto; progettazione dei suddetti ristoranti, locali e strutture per terzi; pianificazione della costruzione e consulenza per la costruzione di ristoranti per terzi.
Come detto sopra, in base all’articolo 58, comma 2: ‘Se la causa di decadenza sussiste solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio UE è registrato, il titolare decade dai suoi diritti soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.‘ Insomma, secondo il regolamento UE, se un marchio non viene usato per alcuni dei beni o servizi per i quali è stato registrato, può essere revocato anche solo parzialmente.
Questo significa che McDonald’s ha dovuto lottare per difendere il suo storico marchio con riferimento ad alcuni prodotti specifici, come i panini al pollo. In effetti, molti di noi conoscono il Big Mac, ma credo che in pochi siano a conoscenza di una sua versione al pollo.
McDonald’s ha cercato di dimostrare l’uso del marchio attraverso varie forme di documentazione pubblicitaria, screenshot tratti dai social media e altro materiale. Tuttavia, queste prove non hanno superato il vaglio del Tribunale, fallendo nel dimostrare il volume, la durata e la frequenza d’uso, come richiesto dalla giurisprudenza dell’UE.
L’esito della controversia ha un impatto significativo per tutti i titolari di marchi che non stanno facendo un uso estensivo degli stessi, il che cambia anche le possibili strategie di protezione, poiché l’uso richiesto pare essere particolarmente intenso ed effettivo per evitare la decadenza. Vediamo quali prove sono state presentate da McDonald’s e cosa ha deciso il Tribunale UE.
Cosa ha deciso il Tribunale UE?
Nel Caso T-58/23 tra Supermac’s e McDonald’s, il Tribunale Generale dell’Unione Europea ha preso in esame la questione dell’uso effettivo del marchio “BIG MAC” da parte di McDonald’s per specifici prodotti e servizi, in particolare nelle classi 29, 30 e 42 della Classificazione di Nizza. Secondo l’articolo 58, comma 1, lettera a del Regolamento (UE) 2017/1001, un marchio può essere revocato se non viene utilizzato in modo concreto e continuativo per un periodo ininterrotto di cinque anni. Il periodo esaminato dalla Corte era quello tra il 2012 e il 2017.
McDonald’s ha cercato di dimostrare l’uso del marchio presentando varie prove documentali, tra cui:
- Manifesti pubblicitari e menu: Sebbene questi documenti includessero date manoscritte di promozione, la loro natura provvisoria e la mancanza di dettagli specifici hanno reso tali prove poco affidabili agli occhi del Tribunale.
- Screenshot di spot televisivi e social media: Questi materiali si riferivano principalmente al 2016 e non fornivano informazioni sufficienti sulla frequenza e sull’entità delle vendite.
- Dati di Google Analytics: Questi dati citavano il “Grand Big Mac Chicken” ma non erano suddivisi per anno, rendendo difficile dimostrare un uso continuo e regolare.
Il Tribunale ha concluso che tali prove non sono risultate sufficienti a dimostrare l’uso commerciale effettivo del marchio per i panini al pollo tra il 2015 e il 2016, in quanto mancavano dettagli sufficienti sul volume delle vendite e sulla durata d’uso.
Di conseguenza, il Tribunale ha deciso di revocare il marchio per i panini al pollo nelle classi 29 e 30, nonché per gli alimenti preparati a base di prodotti avicoli nella classe 29. Inoltre, è stata annullata la protezione per i servizi legati alla gestione di ristoranti e alla preparazione di cibi da asporto nella classe 42, poiché le prove non dimostravano un uso sufficientemente intenso.
I precedenti giurisprudenziali citati dal Tribunale includono la sentenza Leno Merken (C-149/11), che stabilisce che l’uso effettivo deve essere reale e non simbolico, mirato a creare o mantenere un mercato per i beni o servizi. La sentenza Vitakraft-Werke Wührmann (T-356/02) sottolinea la necessità di prove solide e oggettive per dimostrare l’uso effettivo, non basate su probabilità o presunzioni. Inoltre, la sentenza RESPICUR (T-256/04) definisce che l’uso effettivo per una parte dei prodotti copre solo le sottocategorie pertinenti, a meno che non siano necessarie ulteriori suddivisioni.
Quali sono gli spunti pratici che se ne possono ricavare?
La sentenza del caso Supermac’s vs McDonald’s conferma un orientamento molto stringente sull’uso dei marchi nell’Unione Europea e contiene diverse implicazioni pratiche per le aziende. In primo luogo, è fondamentale selezionare con cura le classi merceologiche al momento del deposito, concentrandosi su quelle che realmente riflettono l’attività commerciale, evitando così di disperdere risorse.
Se un marchio è molto noto, ma viene utilizzato solo parzialmente, diventa strategico considerare il suo rideposito prima dello scadere del quinquennio, al fine di evitare la decadenza prevista dall’articolo 58 comma 1 lettera a del Regolamento (UE) 2017/1001.
Inoltre, la documentazione dell’uso del marchio può essere supportata da prassi operative accurate: l’uso di codici prodotto dettagliati in fatture e scontrini è essenziale per dimostrare l’intensità e la continuità dell’uso. Questo tipo di documentazione, se sufficientemente chiara e incrociabile con altri fattori, aiuta a proteggere il marchio da contestazioni future, offrendo una base documentale più solida in caso di contenzioso.
In definitiva, l’orientamento della giurisprudenza europea invita le aziende a meditare attentamente sulle classi merceologiche da rivendicare in sede di deposito, ma anche a monitorare i marchi che risultano più attrattivi in termini generali. La strategia più sicura è certamente il rideposito prima dello scadere del quinto anno, al fine di evitare la decadenza parziale.
Questa sentenza sottolinea l’importanza per le aziende e, soprattutto, per la divisione marketing di monitorare quali siano i marchi più attrattivi al fine di potenziarne la protezione prima di incorrere in conseguenze come quella descritta nel caso in esame. Ciò perché un marchio potrebbe essere molto noto, non al punto da essere celebre, ma comunque meritevole di una salvaguardia particolare e dedicata al suo valore e al suo peso specifico.
