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Basta un “marchio di fatto” oppure è obbligatorio registrarlo?

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale

by Vito Pugliese

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Se la registrazione dei marchi fosse più diffusa non si sentirebbe parlare tanto spesso del cosiddetto “marchio di fatto“.

Si parla di “marchio di fatto” quando l’imprenditore si limita ad utilizzarlo per contrassegnare e distinguere i suoi prodotti/servizi sul mercato, senza averlo regolarmente registrato. Occorre tenere a mente però che la sua difendibilità legale è invero piuttosto debole. Essa dipende dall’intensità con cui il marchio è stato utilizzato ed è limitata all’estensione geografica del suo utilizzo.

Eppure ogni marchio rappresenta la “cassaforte” dell’avviamento aziendale e bisognerebbe prendersene cura in modo adeguato. Vediamo perché.

Quali sono i veri vantaggi di un marchio registrato?

Paradossalmente molte Startup risultano più sensibili verso il tema della proprietà intellettuale e del deposito. Ciò accade forse perché le Startup sognano sin dal principio i vantaggi economici di una licenza o di una cessione di marchio. Ed in questo senso, sanno che un titolo registrato potrebbe fare la differenza.

Si sa che il marchio svolge innanzitutto la cosiddetta “funzione di origine”. Il marchio d’impresa permette al consumatore di distinguere il prodotto sul mercato. Esso con l’andare del tempo tende ad incorporare tutti i valori d’impresa veicolati attraverso la sua condotta commerciale, la qualità dei suoi prodotti e le sue iniziative pubblicitarie.

Il valore del marchio può essere protetto adeguatamente soltanto attraverso una (altrettanto adeguata) strategia di protezione. Il “minimo sindacale” in termini di tutela è ovviamente un “certificato di registrazione“.

Il vantaggio della registrazione è la presunzione di validità formale del marchio. Inoltre essa certifica la sua appartenenza al titolare (ovvero al soggetto che figura nel titolo).

La domanda di marchio viene rivolta all’Ufficio competente per territorio (ebbene si, i marchi hanno rilevanza territoriale e bisogna presentare domanda per tanti marchi quanti sono i territori di interesse). Si può avanzare una domanda di marchio, ad esempio, all’ufficio italiano, francese, europeo etc. Esso viene poi concesso all’esito di una procedura amministrativa che implica la verifica dei suoi requisiti di validità (formali e sostanziali).

Del resto il deposito di un marchio conferisce lo straordinario vantaggio di poter essere l’unico ad utilizzare il marchio prescelto nel territorio richiesto. Senza dovermi preoccupare dell’intensità del suo utilizzo (almeno per i primi 5 anni).

Quali sono i rischi di un marchio di fatto?

Dire che il deposito del marchio difende dalla copiatura (contraffazione) è vero ma riduttivo. Il deposito del marchio innanzitutto ci consente di agevolare il lavoro dei giudici nella ricostruzione del nostro diritto. E’ è semplice portare al giudice un “diploma” piuttosto che uno “scatolone” di fatture e materiale promo-pubblicitario che ne provi l’utilizzo. Inoltre, come accennato sopra, nel contratto di licenza o di cessione, è più semplice cedere un titolo registrato che una “consuetudine” di utilizzo.

Non tutti sanno che un marchio di fatto potrebbe essere condannato a vivere nei ristretti limiti territoriali del preuso. Ciò accade quando un altro soggetto, più coscienzioso, deposita presso l’ufficio competente un marchio simile o confondibile con il precedente. Il che comporterebbe, per il titolare del marchio anteriore oltre all’impossibilità di espandersi utilizzando il medesimo marchio, anche il patimento della tolleranza del marchio altrui.

Oltretutto il ricominciare daccapo, cambiando marchio, non è una cosa facile. Sarebbe come essere costretti a cambiare la propria faccia, sperando di essere ugualmente riconosciuti da amici e parenti.

Per questo motivo bisognerebbe agire in modo responsabile: verificare per tempo la preesistenza di marchi altrui (tanto nei registri ufficiali, quanto sul mercato) per poi depositare regolarmente il proprio marchio presso gli uffici competenti.

In conclusione, se è vero che registrare un marchio non è un atto dovuto, rimane un atto fortemente consigliato. Ciò anche in funzione dei costi della registrazione (senz’altro ridicoli rispetto alla gestione di un eventuale contenzioso) o alla sventura di dover essere costretti a cambiare faccia.

Il nostro studio di occupa giornalmente di consulenza strategica di naming, di indagini sulla novità e di registrazione marchi.

Data di pubblicazione: 1 Marzo 2019

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