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Risarcimento del danno: l’ignoranza della contraffazione può scusare?

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Margherita Manca
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In ambito giuridico, la quantificazione del danno causato da contraffazione è spesso un argomento complesso e delicato. La recente ordinanza n. 20800/2023 della Corte di Cassazione offre un nuovo contributo interpretativo su questo tema, in particolare riguardo alla possibilità di quantificare il danno anche quando l’attività di contraffazione è incolpevole.

I fatti di causa: la contraffazione del marchio

Il caso al centro della decisione riguardava la violazione dei diritti di un marchio da parte di due società. Nel dettaglio, la società Alfa, titolare del  marchio, lo concedeva in licenza alla società Beta che, a sua volta, lo dava in sublicenza alla società Gamma senza, tuttavia, illustrarle i limiti temporali e territoriali della licenza originariamente concessa. Tale circostanza portava alla violazione dei diritti di privativa del marchio. 

Nei primi due gradi di giudizio, Beta e Gamma erano state condannate a risarcire il danno causato dall’illecito utilizzo del marchio di titolarità di Alfa. Il danno veniva quantificato utilizzando il criterio della c.d. retroversione (o restituzione) degli utili. 

Le società licenziatarie proponevano, quindi, ricorso in Cassazione. La questione principale riguardava il ricorso incidentale presentato dalla società Gamma, che riteneva di non poter essere ritenuta colpevole della contraffazione posta in essere in quanto ignara del fatto che l’utilizzo non fosse autorizzato dal legittimo titolare del marchio.

La restituzione degli utili nel Codice della Proprietà Industriale

L’articolo 125 del Codice della Proprietà Industriale (CPI) stabilisce i principi fondamentali relativi al risarcimento del danno e alla restituzione dei profitti dell’autore della violazione. 

L’art. 125 prevede, infatti, che “in ogni caso  il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della contraffazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento”. 

La ratio della norma va ricercata nel fatto che, spesso, chi pone in essere la contraffazione è più efficiente del legittimo titolare del marchio e, pertanto, può realizzare un volume di vendite maggiore di quello che avrebbe realizzato il titolare. 

Consentendo al titolare di richiedere “in ogni caso” la restituzione degli utili realizzati dal contraffattore, si impedisce che quest’ultimo possa ottenere un guadagno dall’atto illecito posto in essere.

Determinazione del danno e irrilevanza dell’elemento soggettivo

La Corte di Cassazione  nella sua ordinanza ha ribadito che, ai sensi dell’articolo 125 CPI, il titolare dei diritti di privativa violati ha sempre il diritto di richiedere la restituzione degli utili ottenuti dall’autore della violazione, senza la necessità di dimostrare il dolo o la colpa dell’agente.

Ciò significa che anche se il contraffattore ha agito in buona fede, è comunque tenuto a restituire al titolare legittimo del marchio i profitti che sono derivati dall’atto illecito.

Gli ermellini, ripercorrendo la giurisprudenza precedente, ribadiscono che l’art. 125 offre “uno strumento rimediale sui generis,  di tipo restitutorio, ispirato a una logica composita, in parte compensatoria e in parte dissuasiva/deterrente, che si affianca alla tutela risarcitoria classica […]”. Pertanto, il danno andrà liquidato tenendo conto degli utili realizzati in violazione dei diritti del titolare legittimo, ossia considerando il margine di profitto conseguito sottraendo i costi sostenuti dal ricavo totale ottenuto dal contraffattore. 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Suprema Corte non ha accolto le argomentazioni della società Gamma (ignara della contraffazione), confermando che per l’applicazione della restituzione degli utili è irrilevante la condotta dolosa o colposa del contraffattore.

In conclusione, questo caso giuridico sottolinea l’importanza di una consulenza legale accurata e specializzata in materia di diritto della proprietà industriale, in particolare per la gestione delle complessità relative ai diritti di marchio e alla contraffazione. Lo Studio Legale Canella Camaiora, con la sua vasta esperienza in questo settore, rappresenta un punto di riferimento affidabile e competente per aziende e privati che si trovano ad affrontare sfide legali di questa natura.

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Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 13 Dicembre 2023
Ultimo aggiornamento: 10 Gennaio 2024

Margherita Manca

Laureata presso l'Università Luigi Bocconi di Milano, appassionata di Proprietà Intellettuale.
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