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RADA contro PRADA: è sempre lecito utilizzare il nome del fondatore come marchio?

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Margherita Manca
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La recente sentenza del Tribunale dell’Unione Europea (caso T-439/22) ci porta a riflettere sulle implicazioni pratiche, e sui rischi, del possibile utilizzo del nome del fondatore come marchio.

Il conflitto tra i marchi Rada e Prada a livello UE

All’inizio del 2020, il panorama della proprietà intellettuale europea diventa teatro di scontro tra due realtà molto diverse: da una parte Rada Perfumery Srl, promettente realtà rumena nel settore dei prodotti di bellezza, dall’altra Prada SA, colosso indiscusso della moda internazionale.

Rada depositava il marchio “RADA PERFUMES” presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) rivendicando i prodotti della classe 3 (cosmetici e profumi), nonché i servizi della classe 35 (servizi di promozione, vendita al dettaglio e all’ingrosso). Tuttavia, il deposito riceveva immediatamente un’opposizione da parte della società Prada SA, titolare dei marchi “PRADA” e “PRADA MILANO DAL 1913” registrati nelle medesime classi merceologiche, che lamentava il timore di un potenziale rischio di confusione per i consumatori.

La divisione dell’opposizione statuiva il rigetto parziale della domanda di registrazione proposta da Rada escludendo dalla protezione una vasta gamma dei prodotti e servizi rivendicati in sede di deposito.

Rada proponeva, quindi, appello dinanzi alla Commissione dei Ricorsi dell’EUIPO al fine di tentare di ribaltare la decisione dell’opposizione, con argomentazioni incentrate sulla distinzione fondamentale tra i suoi prodotti e quelli di Prada, nonché sull’utilizzo del nome del fondatore della società come marchio.

Tuttavia, la Commissione dei Ricorsi confermava la decisione presa dalla Divisione dell’Opposizione. Pertanto, Rada Perfumes si rivolgeva al Tribunale dell’Unione Europea (caso T-439/22).

Rada Perfumery, nel rivendicare il diritto all’uso del nome del proprio fondatore come marchio, ha toccato una questione molto delicata, che riguarda aspetti nevralgici e controversi della proprietà intellettuale: i marchi patronimici.

Cosa sono i marchi patronimici?

Prima di analizzare attentamente la sentenza del Tribunale dell’Unione Europea si rende necessario spendere qualche riga in merito alla tutela del c.d. marchio patronimico.

Il marchio patronimico è un marchio costituito dal nome e/o dal cognome di un soggetto e viene previsto e tutelato dall’articolo 14 del Regolamento dell’UE sui marchi (n. 1001/2017). Detto articolo, infatti, prevede che il diritto conferito dal marchio non consente al titolare di impedire a terzi l’uso in commercio del nome di un terzo qualora si trattasse di persona fisica. Tale utilizzo, tuttavia, sarà ammesso solo se conforme alla lealtà commerciale (si v. anche: Quanto è distintivo un marchio patronimico? Il caso Hugo Boss).

Dalla lettura dell’articolo, quindi, si evince che chiunque possa usare il proprio nome nell’ambito dell’attività economica se tale uso è conforme alla correttezza professionale. Ciononostante, l’interpretazione del Tribunale ha ridimensionato l’uso di tale tipologia di marchio.

La decisione del Tribunale UE (caso T-439/22)

La controversia tra Rada Perfumery e Prada raggiunge il suo epilogo nelle aule del Tribunale dell’Unione Europea, chiamato a decidere, in via definitiva, sulle sorti del marchio “RADA PERFUMES”. Nonostante le argomentazioni giuridiche con cui Rada ha sostenuto le proprie tesi, la sentenza del Tribunale ha confermato le decisioni dei giudici precedenti.

In merito alla somiglianza dei prodotti e servizi, il Tribunale, con una sentenza che risuona come un eco della rigorosa giurisprudenza europea in materia di marchi, ribadisce il principio cardine secondo cui l’analisi della registrabilità di un marchio deve fondarsi unicamente sulle descrizioni dei prodotti e servizi indicate nelle domande di registrazione. Tale criterio, improntato alla massima oggettività, risulta indipendente dalle strategie di marketing o dalle intenzioni sottese all’uso del marchio.

In merito all’analisi di marchi, il Tribunale si sofferma sulla sequenza di lettere “R-A-D-A” presente sia nel marchio “RADA PERFUMES” che nei marchi di Prada, sottolineando come questa somiglianza non sia in alcun modo trascurabile. Le discrepanze grafiche e fonetiche tra i due marchi, seppur esistenti, vengono valutate come marginali e non sufficienti a dissipare il rischio di confusione nella mente del consumatore medio, che potrebbe essere indotto a credere in una qualche forma di associazione o affiliazione tra i due segni.

Il Tribunale dell’Unione Europea, evidenzia quindi che, nonostante RADA sia il cognome del fondatore, il diritto dei marchi impone il rispetto di regole chiare e ben definite. La sentenza sottolinea che la libertà individuale di impiegare il proprio nome deve essere bilanciata con la necessità di evitare che possa sussistere un rischio di confusione e di garantire che i consumatori possano distinguere chiaramente l’origine dei prodotti e servizi offerti sul mercato.

Il Tribunale, inoltre, chiarisce che la presenza di marchi precedentemente registrati e ben conosciuti, come nel caso di Prada, impone un ulteriore livello di cautela nella valutazione delle nuove richieste di registrazione, specialmente quando esiste un rischio consistente di sovrapposizione o di confusione tra i segni distintivi. La decisione di confermare il rifiuto parziale del marchio “RADA PERFUMES” non si fonda, quindi, su una negazione aprioristica del diritto all’uso del nome, ma su una ponderata considerazione delle potenziali ripercussioni sul sistema dei marchi e sulla percezione dei consumatori.

Implicazioni pratiche per gli imprenditori

La decisione del Tribunale dell’Unione Europea sul caso tra Rada e Prada rappresenta un momento di riflessione per gli imprenditori e per chi opera nel settore della proprietà intellettuale. La sentenza non solo chiude un capitolo di contesa tra due realtà imprenditoriali significativamente diverse ma stabilisce anche un precedente importante sul trattamento dei marchi patronimici nell’ambito della registrazione dei marchi a livello europeo.

Per gli imprenditori, questo caso sottolinea l’importanza di procedere con cautela quando si decide di utilizzare il proprio nome o quello di fondatori nella denominazione del proprio marchio. Nonostante la legittimità dell’utilizzo del nome nell’ambito commerciale, come sostenuto dalla normativa sui marchi dell’UE, la decisione mette in luce come questo diritto non sia assoluto e possa essere limitato dalla presenza di marchi preesistenti, potenzialmente simili o confondibili.

Questo caso evidenzia l’importanza di effettuare ricerche di anteriorità approfondite prima di procedere con la registrazione di un nuovo marchio, specialmente se questo include elementi patronimici che richiamano marchi celebri. Tali ricerche, preferibilmente condotte da professionisti del settore legale, possono evitare spiacevoli sorprese future, risparmiando tempo e risorse economiche destinate alla promozione e al posizionamento del marchio.

Inoltre, il caso Rada vs. Prada ricorda agli imprenditori che, in caso di contestazioni, le strategie di marketing e le intenzioni sottese all’uso del marchio potrebbero non avere un peso determinante nella decisione del tribunale. Ciò che conta è l’oggettività delle descrizioni dei prodotti e servizi fornite al momento della registrazione, e la capacità di tali descrizioni di prevenire confusione e assicurare ai consumatori di poter distinguere i marchi.

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Data di pubblicazione: 13 Marzo 2024

Margherita Manca

Laureata presso l'Università Luigi Bocconi di Milano, appassionata di Proprietà Intellettuale.
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