Pubblicazione sui social e nullità del design: il caso Puma

Il 6 marzo 2024, il Tribunale dell’Unione Europea con la decisione del caso T-647/22, ha chiarito alcuni aspetti del diritto del design, evidenziando l’importanza dei requisiti di registrazione e, soprattutto, del rapporto tra protezione legale e diffusione sui social media.

Il caso: le calzature indossate da Rihanna prima della registrazione del design.

In data 26 luglio 2016, Puma SE depositava presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) il design di un modello di sneakers:

Design n. 003320555-0001

Sebbene il design venisse registrato dall’EUIPO, il 22 luglio 2019, la società Handelsmaatschappij J. Van Hilst BV presentava ricorso al fine di vedere accertata la nullità del design comunitario di cui sopra. 

La società ricorrente asseriva infatti che il design fosse privo di novità e carattere individuale in quanto era stato divulgato dalla medesima Puma SE, prima del c.d. periodo di grazia (su cui torneremo tra poco). 

A dimostrazione della pre-divulgazione, la ricorrente produceva un post su Instagram® e alcune foto a corredo di articoli di stampa, datati 16 e 17 dicembre 2014. che raffiguravano la nota cantante Rihanna indossare le medesime sneakers per cui si era richiesta la registrazione nel 2016. Insomma, il modello in questione era stato reso pubblico dall’azienda almeno due anni prima del deposito presso l’ufficio preposto. Vediamo questa circostanza cosa comporta.

In UE, il design registrato è valido se viene divulgato prima della registrazione?

Nel contesto dell’Unione Europea, il Regolamento CE n. 6/2002 rappresenta il fondamento normativo per la protezione dei disegni e modelli all’interno del territorio comunitario. 

In particolare, gli articoli 5 e 6 stabiliscono i requisiti per tutelabilità del design all’interno dell’UE:

1. novità, prevede che un disegno o modello si considera effettivamente nuovo, solo se al momento della presentazione della domanda non era stato ancora reso pubblico (testualmente l’art. 5 dispone che “nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico: a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta; b) per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima”).
   
2. carattere individuale, secondo cui un disegno o modello presenta detta caratteristica se “l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico: a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta; b) per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima”.

Infine, l’articolo 7 del regolamento UE prevede il cosiddetto periodo di grazia o di tolleranza, includendo alcune precisazioni. Vediamo di cosa si tratta.

Cos’è il “periodo di grazia” in materia di design UE?

Una divulgazione del modello non pregiudica la novità o il carattere individuale del design se è stato reso pubblico nei 12 (dodici) mesi anteriori alla sua registrazione. Inoltre, tale predivulgazione non è invalidante se il modello non è stato ragionevolmente portato a conoscenza degli ambienti specializzati del settore di riferimento dal titolare del  design (o persona da lui autorizzata).

Il dettato dell’art. 7 comma 2 del Regolamento prevede testualmente che: “Non costituisce divulgazione ai fini dell’applicazione degli articoli 5 e 6 il fatto che il disegno o il modello per il quale si rivendica la protezione come disegno o modello comunitario registrato sia stato divulgato al pubblico:

1. dall’autore o dal suo avente diritto oppure da terzi in base a informazioni fornite o ad atti compiuti dall’autore o dal suo avente diritto, e
2. nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi una priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest’ultima.”

Ciò significa, che la predivulgazione non influisce sulla novità o sul carattere individuale del disegno o modello se sono decorsi meno di dodici mesi e, pertanto, la registrazione del design sarà comunque valida.

Pertanto, laddove si fosse pubblicato sui social un modello di design, lo si potrebbe comunque depositare validamente e, quindi, ottenere tutela legale entro 12 mesi dalla data di prima presentazione al pubblico. 

La decisione dell’EUIPO T-647/22, con cui è stato dichiarato nullo il disegno o modello comunitario registrato da Puma SE, ha dovuto seguire pedissequamente il principio normativo esposto nel capitoletto precedente.

La nullità del modello Puma per predivulgazione distruttiva.

Secondo l’Ufficio la circostanza che la popstar Rihanna, tramite i social media e le sue apparizioni pubbliche del 2014, avesse divulgato in maniera significativa il design, prima del deposito da parte di Puma (avvenuto nel 2016), ha fatto venir meno il requisito della novità del design. 

Poiché il deposito era avvenuto 18 mesi dopo la data di divulgazione, ossia al di fuori del periodo di grazia di dodici mesi, il design di Puma è stato dichiarato nullo per carenza di novità.

Puma ha tentato comunque di salvare il suo modello di calzature agendo dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea. Tra le sue argomentazioni principali sosteneva l’insufficienza del materiale probatorio a sostegno della nullità, nonché la scarsa qualità delle fotografie pubblicate su Instagram®, ritenendole scure, fuori fuoco e focalizzate più su Rihanna che sulle scarpe e, quindi, inadeguate per un’identificazione chiara delle caratteristiche del disegno. 

Puma sottolineava infatti che nelle immagini riprodotte non vi fossero dettagli sufficienti che consentissero di rendere visibili le caratteristiche fondamentali del disegno, circostanza che farebbe venir meno la predivulgazione. 

Inoltre, la società titolare del design esprimeva dubbi circa l’autenticità di una foto apparsa sul web e metteva persino in discussione la possibilità che tale divulgazione potesse essere nota al settore di riferimento.   

Tuttavia, la decisione del Tribunale dell’Unione Europea nel caso in esame ha dovuto prendere atto della lapidaria rilevanza delle prove assunte.

L’impatto legale degli scatti comparsi sui social prima della registrazione.

Contrariamente a quanto asserito da Puma SE, il Tribunale ha ritenuto che le fotografie pubblicate su Instagram e sul sito non ufficiale “hausofrihanna.com‘” fossero sufficientemente chiare e dettagliate da identificare le caratteristiche essenziali del disegno precedente, inclusi elementi distintivi come la forma e la struttura della suola delle scarpe.

Il Tribunale ha sottolineato che, data la fama mondiale di Rihanna e il suo ruolo di direttore creativo per Puma, era ragionevole aspettarsi che le fotografie che la ritraevano con le scarpe in questione attirassero l’attenzione sia dei suoi fan sia dei professionisti del settore della moda. Di conseguenza, il modello, a causa della diffusione degli scatti sui social, doveva essere ritenuto ben noto agli operatori del settore moda all’interno dell’Unione Europea.

In virtù di queste considerazioni, il Tribunale ha concluso che il disegno contestato da Puma non soddisfaceva i requisiti di novità e individualità, in quanto il disegno, chiaramente divulgato prima dell’inizio del periodo di grazia, ne precludeva la protezione. 

Di conseguenza, la decisione dell’EUIPO di dichiarare nullo il disegno comunitario registrato da Puma è stata confermata.