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La Corte di Cassazione sulla distinzione tra marchi di forma e brevetti

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Margherita Manca
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Recentemente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 12881 dell’11 maggio 2023, è tornata a esprimersi sui marchi di forma e sulle loro caratteristiche.

Avevamo parlato del marchio di forma e della distinzione con il marchio di posizione nell’articolo Marchio di posizione e marchio di forma: il caso Louboutin.

In questo articolo vedremo:

I fatti della controversia

Il caso di specie ha visto contrapposti la società italiana Ferrero SpA e la società Mocca spol sro in merito alla contraffazione del marchio italiano n. 0001564272, rappresentante la nota confezione delle caramelle Tic Tac®:

Poiché la confezione era tutelata sia da un marchio sia da un brevetto, questione fondamentale era comprendere se le caratteristiche tecniche di un prodotto, protette da brevetto, potessero influenzare la validità dei marchi registrati per tutelare le caratteristiche estetiche del prodotto stesso.

Le Corti di merito stabilivano che le caratteristiche tecniche di un prodotto e le sue caratteristiche estetiche sono indipendenti l’una dall’altra e la registrazione di un marchio non può essere invalidata dalla mera presenza di un brevetto. 

Questo comporta che un prodotto possa essere registrato sia come marchio al fine di tutelare la forma estetica del prodotto sia come brevetto al fine di tutelare le innovazioni tecniche. 

La normativa di riferimento

La ricorrente ha sostenuto che entrambe le Corti territoriali avessero fornito un’interpretazione errata dell’art. 9 del Codice di Proprietà Industriale italiano (CPI). 

Tale articolo, seppur in negativo, delimita l’ambito di tutela del c.d. marchio di forma. In particolare, l’art. 9 prevede che non possano costituire oggetto di registrazione i segni costituiti da:

  1. forma o altra caratteristica imposta dalla natura stessa del prodotto; 
  2. forma o altra caratteristiche del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
  3. forma o altra caratteristica che dà valore sostanziale al prodotto. 

La ratio dell’articolo è quella di evitare che forme non distintive ma esclusivamente funzionali e tecniche siano appannaggio dell’esclusiva di un singolo operatore commerciale. 

Le contestazioni della ricorrente si basano sulla lettera b). Infatti, Mocca spol riteneva che il marchio in oggetto fosse costituito esclusivamente da una forma necessaria per ottenere un risultato tecnico. 

In realtà, come vedremo nei prossimi paragrafi, la Corte di Cassazione non è stata del medesimo avviso.

Forma necessaria e forma sostanziale

La Corte di Cassazione nella sua decisione si è soffermata sulla distinzione fondamentale che intercorre tra i concetti di “forma necessaria” e “forma sostanziale”. 

Con il primo concetto si intende una forma essenziale per ottenere un risultato tecnico e, quindi, funzionale, perché imposta dall’utilità industriale che persegue. Pertanto, quando la forma è “necessaria” – cioè inscindibilmente connessa con l’utilità del trovato – l’imitazione è lecita. 

Invece, per forma sostanziale si intende quella che dà un valore sostanziale al prodotto, ossia fornisce un valore aggiunto a quest’ultimo senza modificarne la funzione. 

Alla luce di tale distinzione, la giurisprudenza ha stabilito che un segno, come la forma di un prodotto, può essere registrato come marchio valido solo se è in grado di distinguere il prodotto o servizio di un’impresa da quello di altre imprese e non sia semplicemente una forma necessaria per ottenere un risultato tecnico o che dia un valore sostanziale al prodotto.

Caratteristiche tecniche e caratteristiche estetiche

Ai fini della sua decisione, la Corte ha sottolineato anche le differenze tra caratteristiche tecniche ed estetiche per delimitare l’ambito di tutela del marchio. 

Ad avviso della Corte le caratteristiche tecniche, come i meccanismi di apertura di un contenitore, sono diverse e separate dalle caratteristiche estetiche, come la forma del contenitore stesso. 

Si tratta di una distinzione fondamentale al fine di comprendere il ruolo dei marchi e dei brevetti nella protezione della proprietà intellettuale. Infatti, mentre il brevetto protegge le innovazioni funzionali o tecniche di un prodotto, il marchio serve a identificare e distinguere il prodotto sul mercato, spesso attraverso elementi come la forma e l’aspetto estetico.

La decisione della Cassazione

Sulla base di tutto quanto detto sopra e delle differenze riportate, la Corte di Cassazione ha considerato inammissibile il ricorso di Mocca spol. Infatti, secondo gli ermellini, un marchio tridimensionale può tutelare tanto gli aspetti tecnici quanto quelli estetici e, pertanto, può essere registrato sia come marchio sia come brevetto. 

L’esistenza di un brevetto volto a tutelare un determinato prodotto non pregiudica la possibilità di registrare un marchio per il medesimo prodotto, a patto che il marchio soddisfi i requisiti legali per la registrazione.

Nel caso di specie, la forma del contenitore dei noti confetti Tic Tac® non costituisce solo una soluzione di carattere tecnico a un determinato problema, aggiungendo che ciò viene confermato dalla sicura possibilità che il contenitore assuma altre forme, senza pregiudizio funzionale al fine di contenere e distribuire i confetti. 

La vicenda del marchio in questione rappresenta un esempio paradigmatico di quanto sia importante affidarsi all’assistenza di un professionista al fine di scegliere lo strumento di tutela idonea per il proprio trovato e, allo stesso tempo, al fine di comprendere se quanto ideato possa ledere i diritti di un terzo.

© Canella Camaiora Sta. Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 8 Agosto 2023
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023

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Margherita Manca

Laureata presso l'Università Luigi Bocconi di Milano, appassionata di Proprietà Intellettuale.
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