La cessione del marchio: procedura, valutazione e adempimenti

Nell’area della proprietà intellettuale, la cessione del marchio richiede un contratto ben strutturato e una pianificazione accurata per gestire tutti gli aspetti civilistici e fiscali coinvolti.

Il marchio può essere ceduto separatamente dall’azienda?

L’azienda è un complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’attività d’impresa. Comprende non solo beni materiali come immobili, macchinari e scorte, ma anche beni immateriali come brevetti, know-how e, soprattutto, marchi. Il marchio non rappresenta più solo un mezzo per la promozione della propria attività, ma può raggiungere, da solo, un valore economico elevatissimo, diventando l’asset principale dell’impresa.

Sì, oggi è possibile cedere il marchio separatamente dall’azienda. Il titolare del marchio, sia esso una società o una persona fisica, ha quindi il potere di sfruttarlo e di cederne la proprietà a titolo definitivo attraverso appositi contratti di cessione di marchio. Ciò rappresenta una possibilità per l’imprenditore di monetizzare tutto il lavoro svolto negli anni e trasformare la notorietà acquisita in un ulteriore guadagno.

Storicamente, in Italia, non era possibile farlo senza la cessione dell’azienda, come affermato dall’art. 2573 del codice civile, che stabiliva la possibilità di trasferire il marchio solo insieme al trasferimento dell’azienda o di un suo ramo. La svolta arriva con il decreto legislativo del 4 dicembre 1992 n. 480, in attuazione della Direttiva 89/104/CEE, che ha eliminato il divieto di cedere il marchio senza l’azienda o un suo ramo. Questo cambiamento è stato recepito anche dal Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005), che dedica un intero articolo alla cessione del marchio (e alla licenza). L’art. 23 CPI dispone infatti che il marchio può essere trasferito per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, con le cautele del caso.

Questo ha segnato una svolta, stabilendo la possibilità di trasferire il marchio separatamente rispetto all’azienda e ponendo più attenzione sulla libertà di disporre dei titolari di marchi.

Come deve essere strutturata una cessione di marchio?

Raggiunto l’apice della libertà negoziale anche nella proprietà industriale, e potendo ora disporre liberamente dei propri diritti di proprietà industriale, il marchio non fa eccezione in tema di contrattualistica, né nella minuziosità e precisione con cui la scrittura di trasferimento deve essere redatta. Tuttavia, il contratto di cessione del marchio non esaurisce il trasferimento, motivo per cui questa operazione è spesso affidata a studi legali specializzati in proprietà intellettuale.

Un contratto di cessione di marchio deve contenere alcuni elementi fondamentali come:

• Le parti, identificate come cedente del marchio e cessionario (nuovo proprietario).
• Il numero di registrazione, nonché la data e le classi di prodotti e servizi per i quali è registrato.
• L’oggetto del contratto, individuato nella cessione dei diritti di proprietà del marchio.
• L’importo concordato, se la cessione avviene a titolo oneroso, o in alternativa, l’indicazione della cessione a titolo gratuito.
• La garanzia sulla legittima proprietà del marchio, nonché l’indicazione di eventuali vincoli o diritti di terzi che gravano su di esso.
• La data di trasferimento del diritto di proprietà sul marchio.
• Gli obblighi delle parti, tra cui quello di fornire tutta la documentazione necessaria a registrare il trasferimento presso le opportune sedi, a carico del cedente; altresì l’obbligo per il cessionario di registrare il contratto di cessione o la dichiarazione di avvenuta cessione presso le opportune sedi (AdE e UIBM).

Ovviamente, è pur sempre un contratto, e se ben redatto conterrà le clausole “classiche” di riservatezza, risoluzione, legge applicabile e foro competente, e infine le sottoscrizioni. Preme precisare che, in merito all’indicazione delle classi e dei servizi, questa è fondamentale nel caso in cui il titolare del marchio voglia cedere parzialmente la proprietà del marchio, riferito solo ad alcune classi merceologiche. Tale opzione è possibile, ma va regolata attentamente.

Il marchio, in molti casi, è uno degli asset più preziosi dell’azienda e la sua cessione fa parte di operazioni complesse, non prive di impatto fiscale. Per questo motivo, la cessione del marchio richiede un’attenta pianificazione e una consulenza legale specializzata per garantire che tutte le implicazioni fiscali e contrattuali siano adeguatamente gestite.

Come determinare il prezzo della cessione del marchio?

Determinare il prezzo di cessione di un marchio è un passo fondamentale nel processo di trasferimento. Il marchio rappresenta spesso uno degli asset più preziosi di un’azienda e il suo valore può variare significativamente in base a diversi fattori. È assolutamente necessario far valutare il marchio nei seguenti casi:

• Conferimento in Società: La legge richiede una perizia asseverata (art. 2343 c.c.) per garantire la consistenza effettiva del capitale sociale.
• Operazioni Intragruppo: Quando il marchio è oggetto di trasferimento all’interno dello stesso gruppo aziendale, per assicurare una corretta valutazione e trasparenza fiscale.

Esistono vari metodi per la valutazione del marchio, come quelli basati sulla redditività, sul costo storico e sul mercato. Per approfondire, si rimanda alla sezione dedicata alla valutazione del marchio sul sito dello Studio Canella Camaiora.

Quali sono gli adempimenti successivi al contratto di cessione?

Una volta affidata la redazione di un contratto a un avvocato specializzato e concordato il trasferimento dei diritti sul marchio, la questione “cessione” non è ancora chiusa. La cessione del marchio comporta una serie di adempimenti successivi, legati alla regolarizzazione in Agenzia delle Entrate e al cambio di titolarità presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

Per il cambio effettivo di titolarità del marchio, il contratto di cessione deve essere prima registrato in Agenzia delle Entrate. La procedura richiede:

• La compilazione del “Modello 69”;
• Il pagamento dell’imposta di registro;
• La presentazione dell’originale del contratto e di una sua copia;
• Eventuali deleghe e documenti del delegato, se la registrazione è fatta per conto di terzi.

La mancata registrazione entro 30 giorni dalla stipula comporta sanzioni pecuniarie per il ritardo. Una volta registrato il contratto presso l’Agenzia delle Entrate, si passa alla trascrizione all’UIBM, che sancisce il passaggio di titolarità e l’iscrizione nei pubblici registri.

Cos’è la trascrizione e quando deve essere presentata?

La trascrizione è l’attività che attesta il passaggio di proprietà del marchio e la sua opponibilità nei confronti dei terzi. L’istanza di trascrizione deve contenere:

• Nome, cognome e domicilio del beneficiario e del mandatario, se presente.

• Nome e cognome del richiedente o del titolare del diritto di proprietà industriale.

• Elenco dei diritti di proprietà industriale oggetto della trascrizione.

• Descrizione dell’atto che giustifica la trascrizione.

• Stato di cittadinanza e domicilio del nuovo titolare, o dello Stato dove ha uno stabilimento industriale o commerciale.

Alla trascrizione va allegato il contratto di cessione registrato in Agenzia delle Entrate, o una dichiarazione firmata da cedente e cessionario con l’elenco dei diritti di proprietà industriale oggetto di trasferimento.

Il trasferimento di diritti di proprietà industriale è un’operazione complessa, che prevede adempimenti cadenzati e inderogabili. La redazione del contratto di cessione è solo l’inizio. È essenziale affidarsi a uno studio specializzato in Proprietà Intellettuale per la gestione contrattuale e fiscale e per gli adempimenti presso l’UIBM.