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Margherita Manca
Con una recente ordinanza (ord. 15903/2023), la Corte di Cassazione è tornata a esprimersi sulla decadenza per non uso dei marchi, fornendo chiarimenti circa la definizione di “uso effettivo”.
In questo articolo vedremo:
Il caso in esame vede contrapposte la società Reti Televisive Italiane SpA (RTI) e la società britannica ITV Studios Global Distribution Ltd (ITV) riguardo il marchio associato allo show televisivo “Passaparola”. Tale programma, molto popolare, è stato trasmesso per anni dalla rete televisiva italiana Canale 5, facente parte del Gruppo Mediaset controllato da RTI.
La vicenda dedotta in causa è incentrata sulla sublicenza, in capo a RTI, del format del programma televisivo “Alphabet Game”, denominato in Italia “Passaparola” di cui era licenziante la ITV.
La telediffusione del programma è stata interrotta nel 2005 e, in seguito, tra il 2007 e il 2008 era stata messa in onda un’edizione speciale del programma in sette puntate. Con la cessazione della produzione dello show, RTI aveva cessato di utilizzare il marchio “Passaparola”. Pertanto, nel 2009, ITV depositava la domanda di marchio comunitario “Passapalabra” per servizi attinenti al settore televisivo.
Nel 2013, RTI riprendeva a utilizzare il marchio attraverso la messa in onda di alcune repliche sul canale televisivo Mediaset Extra. Si vuole comprendere se tale utilizzo possa essere considerato “uso effettivo” ai fini della decadenza del marchio.
L’art. 24 del Codice di Proprietà Industriale (CPI) disciplina l’uso del marchio prevedendo che qualora non venga usato effettivamente per un periodo ininterrotto di 5 anni esso decade. La norma parla di uso effettivo del marchio.
Dottrina e giurisprudenza hanno tradizionalmente affermato che qualsiasi forma di utilizzazione del marchio in funzione distintiva è astrattamente idonea a evitare la decadenza per non uso, purché da essa possa discendere un effetto economico rilevante sotto il profilo concorrenziale.
La ratio della norma è quella di impedire che fenomeni di accaparramento dei marchi trasformino la tutela corrispondente in strumento di distorsione del gioco concorrenziale.
RTI sosteneva di avere utilizzato effettivamente il marchio “Passaparola” grazie alla trasmissione delle repliche del programma su Mediaset Extra tra il 2013 e il 2014, utilizzo senz’altro sufficiente a sanare la decadenza per non uso.
Inoltre, RTI affermava che il deposito del marchio comunitario da parte di ITV avrebbe dovuto essere impedito dalla presenza dei suoi precedenti marchi associati allo stesso nome del programma.
Dall’altra parte, ITV sosteneva che le repliche dello show “Passaparola” trasmesso da RTI non costituiscano un uso effettivo dei marchi, ma piuttosto un uso simbolico o sporadico. Secondo ITV, questo non sarebbe sufficiente per sanare la decadenza dei marchi per non uso.
Inoltre, ITV affermava di avere avuto il diritto di registrare il marchio a livello comunitario. Secondo ITV, la registrazione del marchio “Passaparola” da parte di RTI non avrebbe dovuto impedire la sua registrazione, in quanto i marchi di RTI erano decaduti per non uso.
Secondo la Corte di Cassazione non è possibile valutare l’uso effettivo di un marchio basandosi su criteri predefiniti o soglie quantitative fisse. Al contrario, tale valutazione deve prendere in considerazione l’insieme di fatti e circostanze che dimostrano un uso commerciale autentico e significativo del marchio.
La Corte ha sottolineato l’importanza del contesto nel quale il marchio viene utilizzato. A tal proposito, ha chiarito che il solo fatto di utilizzare il marchio in un programma televisivo trasmesso su un canale nazionale, visibile su tutto il territorio, non è di per sé sufficiente a stabilire un uso effettivo del marchio. Tale circostanza, pur essendo rilevante, non può essere considerata decisiva. Ancora, la Cassazione ha sottolineato l’importanza di correlare la messa in onda del marchio al contesto del mercato televisivo specifico, per valutare se il programma che utilizza il marchio abbia un impatto reale e significativo su tale mercato, escludendo quindi un mero uso simbolico del marchio.
La sentenza della Corte d’Appello veniva, quindi, cassata e il caso rimandato alla Corte di Torino. Quest’ultima sarà chiamata a rispettare e applicare il principio di diritto stabilito dalla Cassazione: l’uso del marchio per la sua riabilitazione deve essere tale da escludere un uso meramente simbolico, e deve avere un impatto concreto e significativo nel mercato televisivo. Il caso diventa quindi un precedente importante nella determinazione dell’uso effettivo di un marchio, ponendo l’accento sul contesto specifico in cui il marchio viene utilizzato e sull’importanza del suo impatto reale sul mercato di riferimento.
Margherita Manca
