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Cooperazione tra grandi aziende e Startup attraverso l’IP

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Arlo Canella
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I contratti ben strutturati sono essenziali per proteggere la proprietà intellettuale nelle collaborazioni tra grandi aziende e startup. Vediamo come.

Come può l'IP creare un ponte tra grandi aziende e startup?

Nel contesto del corporate venturing, la proprietà intellettuale (IP) gioca un ruolo fondamentale nel facilitare e rafforzare le collaborazioni tra grandi aziende e startup. Queste collaborazioni possono prendere forme diverse, ma tutte condividono un obiettivo comune: sfruttare l’innovazione per guidare la crescita e l’espansione. La proprietà intellettuale serve di prassi non solo come garanzia di sicurezza ma anche come base per una strategia sinergica.

Un esempio concreto di questo processo è la collaborazione tra IBM e una Startup di nome Lightbend, che sviluppa software per aiutare le aziende a costruire applicazioni più reattive e in grado di gestire grandi flussi di dati in tempo reale. Lightbend utilizza tecnologie come Scala, Akka, e piattaforme di streaming dati per permettere alle applicazioni di reagire con tempestività. IBM ha riconosciuto che le tecnologie di Lightbend sono molto utili per costruire le cosiddette “applicazioni reattive“, ovvero applicazioni che possono processare informazioni velocemente e adattarsi ai cambiamenti quasi in tempo reale. Quindi, IBM ha deciso di fare un investimento strategico in Lightbend. 

Attraverso questa collaborazione, IBM ha potuto integrare la tecnologia di Lightbend nel proprio ecosistema, offrendo soluzioni migliorate ai suoi clienti mentre Lightbend ha beneficiato dell’accesso alla rete e alle risorse di IBM. Questa partnership è stata resa possibile e sostenuta da un’accorta gestione dell’IP (per approfondire: “As Data-Centric Applications Go Streaming, IBM and Lightbend Team Up”).

Un altro esempio è il partenariato molto rilevante è stato quello tra la farmaceutica Pfizer e una piccola biotech, BioNTech, nell’ambito dello sviluppo del vaccino COVID-19. L’accordo tra Pfizer e BioNTech per lo sviluppo e la distribuzione del vaccino Comirnaty (mRNA BNT162b2) rappresenta un altro esempio storico di cooperazione in materia di IP. 

Pfizer, con la sua vasta esperienza nella produzione farmaceutica e nella logistica globale, ha collaborato con BioNTech per finanziare gli studi clinici, gestire la produzione su larga scala e distribuire il vaccino a livello mondiale (esclusa la Cina, dove Fosun ha acquistato la licenza). 

Pfizer ha annunciato che, alla fine del 2020, sarebbero state disponibili 50 milioni di dosi negli Stati Uniti, con l’obiettivo di distribuire circa 1,3 miliardi di dosi a livello globale entro la metà del 2021. Pfizer ha quindi stipulato accordi per la fornitura del vaccino con enti governativi di diversi Paesi, garantendo un impegno finanziario di circa 3 miliardi di dollari. Particolarmente interessante il contratto con la Commissione Europea, pubblicato da La Vanguardia, perché in esso si specificava che la responsabilità per eventuali danni causati dal vaccino, una volta consegnato, sarebbe ricaduta sui Paesi membri, mentre Pfizer sarebbe stata responsabile solo per gli aspetti produttivi. 

Il vaccino si è rivelato essere il farmaco più venduto nel mondo nel 2021. Inoltre, studi come quello dell’Istituto Spallanzani di Roma hanno finanziato ricerche post-vaccinazione per monitorare l’efficacia e la sicurezza del vaccino, contribuendo alla comprensione globale della risposta immunitaria al SARS-CoV-2 (si v. “Vaccino anti COVID-19 Pfizer-BioNTech” in Wikipedia, l’enciclopedia libera).

Questa collaborazione tra Pfizer e BioNTech dimostra come le alleanze strategiche possano accelerare lo sviluppo e la distribuzione di soluzioni mediche innovative, rispondendo addirittura a una crisi sanitaria globale.

Le grandi aziende sono spesso alla ricerca di nuove tecnologie per mantenere la loro competitività e raggiungere nuovi mercati. Le startup, d’altra parte, cercano visibilità e risorse per crescere. Qui, la proprietà intellettuale offre un terreno comune: una merce di scambio intorno a cui costruire un accordo di cooperazione commerciale e strategica.

Per massimizzare i vantaggi di tali collaborazioni, è essenziale che entrambe le parti comprendano la natura dell’IP scambiata e i diritti, le responsabilità ed i rischi legati all’IP che dovranno essere accuratamente disciplinati dal contratto.

Quali sono i vantaggi per le grandi imprese nel collaborare con le Startup?

Le partnership tra grandi aziende e startup possono portare vantaggi per entrambe le parti ma sono anche estremamente delicate da gestire. La collaborazione con le startup consente alle grandi aziende di mantenere il loro focus, rispondendo però con prontezza alle nuove esigenze del mercato.

Per una grande impresa, collaborare con startup le permette di accedere a metodi e tecnologie rivoluzionarie o a nicchie di mercato a un costo, tutto sommato, inferiore rispetto a quello della ricerca e dello sviluppo interno. In questo modo, il rischio finanziario nell’immediato si riduce, dato che gli investimenti iniziali possono essere sostituiti da accordi di partnership con le startup innovative. Entrare in partnership con una startup offre quindi l’opportunità di sfruttare idee e tecnologie a costi, tendenzialmente, più bassi. Questo può essere particolarmente interessante, perché il rischio di impresa legato alla sperimentazione, talora piuttosto alto, rimane agganciato alla startup così come il rischio di eventuale fallimento.

Tuttavia, se le cose vanno come ci si augura, e la partnership funziona, le competenze specialistiche della startup e la comprensione del nuovo segmento di mercato restano agganciate alla grande impresa che ne ha finanziato lo sviluppo. Attraverso le partnership, le grandi aziende possono sfruttare queste competenze per accelerare la penetrazione di mercato, utilizzando la propria forza commerciale e le reti esistenti, sfruttando la capacità di innovare della startup.

Lo scouting di startup innovative di valore, oltretutto, può migliorare significativamente la percezione di una grande azienda sul mercato, segnalando agli stakeholders e ai concorrenti un impegno costante verso la modernità e l’innovazione. Questo può rafforzare ulteriormente la posizione strategica di un’impresa già affermata, rendendola più attraente per investitori, nuovi talenti e partner commerciali di rilievo.

Si noti, inoltre, che l’investimento iniziale in una startup è solo il primo passo e può fungere da precursore all’acquisizione completa della stessa. L’investimento avvicina le imprese e, soprattutto, permette alla grande azienda di valutare la startup più da vicino, comprendendo meglio il potenziale della tecnologia utilizzata e il valore del team prima di procedere con un’acquisizione completa. In alcuni casi, l’obiettivo può diventare anche quello di assumere gradualmente il controllo della startup, di assumere alcuni dei talenti che ne fanno parte o, in altri casi, quello di “svuotarla” delle sue tecnologie e competenze senza necessariamente preservarne la struttura originale.

Insomma, mentre le partnership e le acquisizioni possono offrire numerosi benefici, è essenziale gestire questi rapporti con la dovuta attenzione, ricordandosi che la proprietà intellettuale è un asset delicato e volatile. Il successo a lungo termine di tali iniziative dipende dalla capacità di creare valore condiviso, evitando approcci predatori che potrebbero danneggiare o demotivare i soggetti coinvolti.

Quali rischi corrono le startup a condividere la loro IP con giganti del settore?

Condividere la propria proprietà intellettuale (IP) con grandi aziende può rappresentare un’opportunità significativa per le startup, ma implica anche di dover correre alcuni rischi notevoli che necessitano di attenzione (ed assistenza qualificata). 

Ecco i principali rischi a cui una startup potrebbe esporsi quando decide di collaborare con i giganti del settore:

  1. Uno dei rischi più importanti è che la grande azienda possa appropriarsi delle idee e delle tecnologie della startup senza il dovuto riconoscimento o compenso. Ciò può avvenire attraverso la sottile appropriazione o lo sfruttamento non autorizzato della tecnologia mediante accordi contrattuali che non tutelano adeguatamente i diritti della startup o sottostimano le caratteristiche peculiari o la volatilità degli asset condivisi.
  2. Quando una startup condivide le sue risorse, può trovarsi in una posizione di minoranza rispetto al controllo del suo asset strategico più prezioso, la tecnologia o altri asset immateriali come marchi e brevetti. Le grandi aziende, con risorse legali e finanziarie più consistenti, possono influenzare le decisioni riguardanti l’impiego, la tutela e la strategia commerciale.
  3. La collaborazione con un gigante del settore può imporre limiti o restrizioni sugli sviluppi e sulle timeline. Contratti mal formulati possono limitare il diritto di esplorare nuove opportunità o di sviluppare ulteriormente o modificare la propria tecnologia.
  4. Collaborare con una grande azienda spesso significa concedergli l’esclusiva. In mancanza di un adeguato tornaconto economico, questo non solo può tarpare le ali dello sviluppo ma, soprattutto, può precludere alla startup la possibilità di formare partnership con altre aziende, potenzialmente più vantaggiose e/o meglio allineate alle sue ambizioni a lungo termine.

Prima che dall’ambiguità della formulazione dei contratti di investimento o di partnership, le principali questioni nascono dalla differenza di forza contrattuale sin dalle prime fasi della negoziazione. Spesso si naufraga nel sottoscrivere accordi ricchi di clausole ambigue riguardanti l’IP. Le spese legali per la difesa dei diritti di proprietà intellettuale possono risultare proibitive per una startup e i conflitti possono rivelarsi deleteri per il proprio futuro. Per gestire questi rischi in via preventiva, quindi, possiamo dare alcuni consigli:

  • Individuare quali sono i fattori chiave, in termini di proprietà intellettuale, della propria azienda per evitare di svenderli per poca consapovalezza del loro valore e delle modalità di gestione.
  • Condurre un’accurata indagine sulle intenzioni e le finalità della grande azienda per considerare, eventualmente, anche la sua storia passata in termini di trattamento delle startup e della gestione della IP correlata.
  • Assicurarsi che i contratti con le grandi aziende siano chiari, equi ed effettivamente
    vantaggiosi, con termini specifici per la protezione della IP.
  • Avvalersi sempre del supporto di avvocati esperti di diritto commerciale e di proprietà intellettuale, con esperienza qualificata in questo tipo di partnership ed operazioni.

Condividere la propria IP con giganti del settore può offrire grandi opportunità, ma richiede cautela e una solida preparazione legale per proteggere gli interessi a lungo medio-termine della startup e dei suoi soci.

Migliori prassi per gestire le partnership in materia di proprietà intellettuale

La cooperazione tra grandi imprese e startup in materia di proprietà intellettuale è un processo delicato che richiede attenzione e, soprattutto, competenze qualificate. Adottare un approccio sistematico e coerente può ridurre significativamente i rischi e massimizzare i benefici per entrambe le parti. Ecco alcuni spunti pratici:

  1. Indagare le motivazioni e i reali interessi delle parti: il primo passo nel processo di cooperazione è comprendere e analizzare le motivazioni che spingono sia la grande impresa sia la startup a voler stringere l’accordo. Questo aiuta a chiarire gli obiettivi di entrambe le parti e a garantire che l’accordo serva gli interessi comuni. Questa fase preliminare permette anche di identificare eventuali aree di potenziale conflitto prima che diventino problematiche effettive
  2. È fondamentale determinare con precisione in cosa consiste la proprietà intellettuale strategica (marchi, brevetti, design, know-how, software, informazioni riservate, ricette, algoritmi, piattaforme tecnologiche, procedimenti, database) e quali sono le sue caratteristiche intrinseche). Questo include determinare il valore attuale e potenziale dell’IP, comprendere come essa si integra con le tecnologie o i prodotti esistenti, valutarne la tutelabilità e prevedere come potrebbe evolversi la situazione nei vari contesti di mercato. La corretta identificazione della IP strategica è indispensabile per la negoziazione dei termini e delle condizioni di licenza o di cessione.
  3. La definizione di un accordo per la cessione o la semplice licenza di utilizzo della proprietà intellettuale, al giusto prezzo, è il fulcro della questione. È essenziale che l’accordo sia redatto in modo da non disperdere inavvertitamente o volatilizzare la proprietà intellettuale. Questo implica l’implementazione di clausole che proteggano l’IP da impieghi non autorizzati o dalla copia (vanno anche considerate garanzie di non disclosure non solo formali, ma anche pragmatiche), stabilendo i diritti, le responsabilità e gli obblighi di condotta di entrambe le parti.

Per garantire che questi passaggi siano eseguiti con la dovuta diligenza, è consigliabile che entrambe le parti si avvalgano di consulenti tecnici e legali esperti di proprietà intellettuale, che conoscano il settore in cui si trovano ad operare. Gli avvocati possono offrire una prospettiva esterna critica, aiutando a gestire le complessità tanto tecniche  quanto legali ed evitare gli errori più diffusi e ricorrenti.

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 19 Maggio 2024
Ultimo aggiornamento: 3 Giugno 2024
Avv. Arlo Cannela

Avvocato Arlo Canella

Managing Partner dello studio legale Canella Camaiora, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano, appassionato di Branding, Comunicazione e Design.
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