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Avvocato Arlo Canella
Il Tribunale unificato dei brevetti e il Brevetto unitario stanno per diventare operativi in 17 paesi europei, offrendo ai titolari di brevetti l’opzione di ottenere una tutela uniforme in diverse giurisdizioni (Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Svezia). Questo articolo fornisce una panoramica delle tempistiche e delle modalità per richiedere l’opt-out o il rientro, nonché consigli utili per pianificare la gestione del proprio portafoglio brevetti alla luce di questa nuova opzione giurisdizionale.
La scelta dell’opt-out da parte dei titolari di brevetti europei concessi presenta vantaggi e svantaggi. La scelta dell’opt-out comporta la possibilità di mantenere la giurisdizione nazionale per i brevetti europei già concessi o in fase di concessione. Ciò significa che in caso di controversie riguardanti il brevetto, queste verranno gestite dal tribunale nazionale competente anziché dal Tribunale unificato dei brevetti.
I vantaggi della scelta dell’opt-out sono principalmente la possibilità di avere a che fare con tribunali nazionali già conosciuti e familiarità con le leggi nazionali, nonché la riduzione dei costi legali in caso di controversie, poiché i tribunali nazionali tendono ad avere costi inferiori rispetto al Tribunale unificato dei brevetti.
Tuttavia, i titolari di brevetti dovrebbero anche considerare gli svantaggi della scelta dell’opt-out, tra cui la perdita dei vantaggi offerti dal Tribunale unificato dei brevetti, come la possibilità di ottenere decisioni uniformi su brevetti europei in diversi paesi e l’efficacia dei giudizi rilasciati da tale tribunale.
Inoltre, la scelta dell’opt-out potrebbe creare incertezza per i concorrenti, poiché i brevetti europei che escludono la giurisdizione del Tribunale unificato dei brevetti potrebbero essere soggetti a giurisdizioni diverse a seconda del paese in cui viene invocata la tutela del brevetto.
Per valutare se la scelta dell’opt-out è conveniente per la propria situazione, si dovrebbero considerare i costi e i benefici delle due opzioni, nonché la strategia IP a lungo termine.
Il “Sunrise” è iniziato il 1 marzo 2023, consentendo ai titolari di brevetti europei concessi di presentare richiesta di esclusione dalla giurisdizione del Tribunale unificato dei brevetti.
Durante il “Transitional period”, che dura 7 anni dal 1 giugno 2023, i titolari di brevetti europei o di domande di brevetto europeo possono richiedere l’opt-out a condizione che non ci siano procedimenti pendenti. La richiesta può essere presentata attraverso un modulo standard disponibile sul sito web del Tribunale unificato dei brevetti.
La richiesta di opt-out deve essere presentata dal titolare del brevetto o dal suo rappresentante legale ma prima di presentare una richiesta di opt-out è importante valutare attentamente i vantaggi e gli svantaggi della scelta, considerando la propria situazione specifica. Inoltre, è fondamentale verificare che non ci siano procedimenti pendenti dinanzi a nessun tribunale nazionale per il brevetto in questione.
In seguito a una richiesta di opt-out è comunque possibile far rientrare un brevetto europeo sotto la giurisdizione del Tribunale unificato dei brevetti, sempre a condizione che non ci siano procedimenti pendenti.
La richiesta di rientro può essere presentata utilizzando con un modulo simile a quello utilizzato per la richiesta di opt-out. Non ci sono costi vivi connessi alle richieste di opt-out o di rientro.
L’opt-out potrebbe essere vantaggioso per i titolari di brevetti che preferiscono mantenere la tutela dei loro diritti brevettuali sotto la giurisdizione nazionale. Ad esempio, se il titolare del brevetto ha ragione di credere che il Tribunale unificato dei brevetti possa essere meno incline dei tribunali nazionali a tutelare i suoi diritti brevettuali potrebbe essere opportuno richiedere l’opt-out.
Inoltre, essendo che il Tribunale unificato dei brevetti è a tutti gli effetti alla sua prima prova e potrebbe risultare meno efficiente o più costoso rispetto ai tribunali nazionali, se il titolare del brevetto è poco incline al rischio, potrebbe essere consigliabile richiedere l’opt-out.
Per quanto riguarda il rientro nella giurisdizione del Tribunale unificato dei brevetti, se si torna a desiderare di ottenere una tutela uniforme, ad esempio, se il titolare del brevetto ha ragione di credere che ci potrebbero essere divergenze tra i tribunali nazionali sulla validità del brevetto o sull’entità della violazione, il rientro nella giurisdizione del Tribunale unificato dei brevetti potrebbe essere la scelta più idonea.
In generale, la decisione di richiedere l’opt-out o il rientro nella giurisdizione del Tribunale unificato dei brevetti dipenderà dalle circostanze specifiche del caso e dalle preferenze del titolare del brevetto. In ogni caso, è importante pianificare la gestione del proprio portafoglio brevetti tenendo conto di questa nuova opzione giurisdizionale e valutare attentamente i vantaggi e gli svantaggi di entrambe le scelte.
Avvocato Arlo Canella
