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Proprietà industriale: come si tutelano le società?

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Margherita Manca
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Nel presente articolo rispondiamo alle domande più frequenti che le società pongono allo studio al fine di tutelare i propri diritti di proprietà industriale.

Come tutelare il software?

Il diritto italiano prevede due strumenti di tutela del software. 

Il primo strumento è il diritto d’autore, come previsto dall’art. 2 della Legge 633/1941 (legge sul diritto d’autore). Il software viene considerato un’opera dell’ingegno e, come tale, è tutelato dal diritto d’autore fin dalla sua creazione. Ciò significa che l’autore del software (ovvero il datore di lavoro o il committente) ha il diritto esclusivo di utilizzarlo, riprodurlo, distribuirlo e modificarlo.

La tutela nasce automaticamente nel momento della creazione, senza che siano necessarie ulteriori azioni di convalida.Tuttavia, per fini probatori, è possibile registrare il codice sorgente del software presso la SIAE, ovvero la Società Italiana degli Autori ed Editori. Questo permette di acquisire una prova certa dell’esistenza del software e della data di creazione, che può essere utile in caso di controversie legali.

Il secondo strumento attraverso cui tutelare il software è il brevetto. 

In breve, per poter presentare una domanda di brevetto è necessario dimostrare che il software ha un effetto tecnico che va oltre la normale interazione tra programma e computer. 

E’ necessario che il brevetto sia presentato come un metodo o come mezzo tecnico che implementa un metodo. In altre parole, il brevetto deve descrivere l’invenzione in termini di una serie di passi o di una configurazione hardware specifica, non solo come un pezzo di codice. Infine, il software deve avere un effetto tecnico che risolva un problema specifico.

A chi appartiene la titolarità delle invenzioni dei dipendenti?

Le invenzioni dei dipendenti in Italia sono disciplinate dall’art. 64 del Codice di Proprietà Industriale, che prevede 3 differenti ipotesi: 

  • invenzioni di servizio: se il dipendente è stato assunto per l’esecuzione di attività inventiva e riceve una specifica remunerazione per tale attività, il datore di lavoro è titolare di tutti i diritti sulle invenzioni sviluppate, mentre il dipendente sarà riconosciuto esclusivamente come autore delle invenzioni e non avrà diritto ad alcun compenso ulteriore;
  • invenzioni d’azienda: se il dipendente non è stato assunto per l’esecuzione di attività inventiva e non è prevista una specifica remunerazione a tale scopo, ma sviluppa alcune invenzioni nell’esecuzione del contratto di lavoro, usando gli strumenti del datore di lavoro, quest’ultimo sarà titolare di tutti i diritti sulle invenzioni e il dipendente sarà riconosciuto esclusivamente come autore dell’invenzione. In questo caso, il dipendente avrà diritto a un equo compenso; 
  • invenzioni occasionali: se l’invenzione, pur rientrando nel campo di attività del datore di lavoro, non è sviluppata nell’esecuzione della prestazione di lavoro, quindi, al di fuori del vincolo di subordinazione, utilizzando i propri strumenti, il datore di lavoro può esercitare il diritto di opzione per l’uso dell’invenzione, o per acquistare successivamente il relativo brevetto verso corresponsione del canone o del prezzo al dipendente.

Per quanto concerne i c.d. freelance, Il Jobs Act, prevede che i diritti di utilizzazione economica, in caso di apporti originali e inventivi del lavoratore autonomo, spettano a quest’ultimo “… salvo il caso in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata” [L. 81/2017, c.d. Jobs Act, art. 4].

Come tutelare i segreti commerciali?

La tutela dei segreti commerciali è prevista dall’art. 98 del CPI. 

Affinché possano essere tutelate tali informazioni devono: (i) essere confidenziali, (ii) avere un valore economico in quanto confidenziali e (iii) siano sottoposte, dal loro titolare, a misure che possono essere considerate adeguate a mantenerle segrete. 

Le misure da adottare devono essere sia di natura tecnica sia di natura legale/contrattuale. Infatti, al fine di garantire la confidenzialità di tali informazioni, è necessario sottoscrivere appositi contratti, come, a titolo esemplificativo, accordi di riservatezza (NDA) con potenziali clienti, contraenti o investitori prima di rivelare le informazioni confidenziali, nonché clausole di non concorrenza, divieto di storno, esclusiva e proprietà intellettuale nei contratti di lavoro. 

Ulteriormente, le società possono adottare policy relative alla sicurezza dei dati che limitano l’accesso ad essi sulla base del principio del c.d. need to know

Come proteggere il marchio della società?

I marchi della società possono essere registrati a nome della società stessa nelle classi di prodotti e servizi di interesse (secondo la c.d. Classificazione di Nizza). 

Inoltre, è consigliabile procedere alla registrazione del nome a dominio utilizzato per le attività di interesse della società.

Il diritto italiano prevede una tutela anche dei segni non registrati, se utilizzati. L’estensione della protezione di tali marchi (c.d. “marchi di fatto”), sia dal punto di vista geografico sia della tutela dei prodotti/servizi dipende dalle modalità e dall’intensità di utilizzo. 

Se il marchio di fatto viene utilizzato a livello non meramente locale, tale marchio costituisce un’anteriorità valida per l’opposizione a marchi identici o simili registrati o utilizzati in epoca successiva. Al contrario, se il marchio di fatto viene utilizzato solo a livello locale, il suo titolare dovrà “sopportare” la presenza sul mercato di un marchio identico o simile registrato successivamente. 

Proprio per tali limiti alla tutela del marchio, è sempre consigliabile registrare il proprio marchio nelle classi e nei territori di interesse, al fine di far valere i propri diritti in caso di contraffazione.

Di quali strumenti di tutela dispone la società in caso di violazione dei suoi diritti di proprietà industriale?

Il titolare dei diritti di proprietà industriale può agire nei confronti di chiunque violi tali diritti. Per ottenere un risultato rapido e vedere cessata la violazione, esistono alcune misure urgenti come: la descrizione, l’inibitoria, il sequestro e il ritiro dal mercato dei prodotti in contraffazione. 

In caso di situazioni particolarmente gravi, ad esempio in caso di merci false, è possibile procedere anche in sede penale.

Inoltre, il titolare dei diritti può sempre chiedere il risarcimento dei danni subiti nell’ambito di un procedimento di merito.

© Canella Camaiora Sta. Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 8 Marzo 2023
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023

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Margherita Manca

Avvocato presso lo Studio Legale Canella Camaiora, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano, si occupa di diritto industriale
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