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La Procedura di Brevettazione: Ricerca di Anteriorità, Uffici IP, Procedure e Costi

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Matteo Saleri
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Il brevetto è il titolo di diritto industriale che permette di tutelare un’invenzione. La tutela avviene attraverso il conferimento di un diritto di esclusiva (monopolio) sul trovato per un determinato periodo di tempo.

Come illustrato in un nostro precedente approfondimento (Brevettare un’invenzione: come fare?), un brevetto può tutelare diverse tipologie di invenzioni. La disciplina legale che regola la materia a livello italiano è contenuta all’interno del Codice della Proprietà Industriale.

Ma come faccio a sapere se la mia idea è effettivamente nuova? Quali sono le tempistiche e le procedure amministrative per ottenere la concessione di un brevetto? Quanto costa ottenere tale titolo? È meglio brevettare subito all’estero oppure partire da un brevetto italiano? Da chi mi posso fare assistere per individuare la miglior strategia di tutela e per gestire la procedura di brevettazione?

Nel presente articolo, rispondiamo a tutte queste domande.

La ricerca d'anteriorità brevettuale

Prima di procedere con la redazione e il deposito della domanda di brevetto, lo studio legale Canella Camaiora consiglia sempre di effettuare una ricerca di anteriorità brevettuale

Sebbene sia un’attività facoltativa, questa ricerca offre numerosi vantaggi all’inventore o al richiedente del brevetto. Più in particolare, la ricerca di anteriorità permette di:

  1. Verificare i requisiti: La ricerca è fondamentale per determinare se l’invenzione sia già stata registrata da qualcun altro o se esistano tecnologie simili in pubblico dominio. Essa permette quindi di valutare se l’invenzione presenti i requisiti essenziali (novità, attività inventiva e industrialità). 
  2. Risparmiare tempo e risorse: Effettuando una ricerca di anteriorità prima del deposito della domanda, si evita di sprecare tempo e denaro nella presentazione di una domanda di brevetto che potrebbe essere respinta dagli uffici competenti o dichiarata successivamente nulla.
  3. Redigere al meglio la domanda brevettuale: Grazie a questa attività, vengono individuati i brevetti e le pubblicazioni maggiormente pertinenti all’invenzione che si vuole tutelare. Questi documenti sono utili per rafforzare il contenuto della domanda di brevetto, evidenziando i punti di forza dell’invenzione attraverso la sottolineatura delle differenze rispetto all’arte nota e ai titoli anteriori emersi.
  4. Migliorare l’invenzione: La ricerca di anteriorità offre l’opportunità di comprendere meglio il campo tecnico in cui si inserisce l’invenzione e conoscere le soluzioni di altri inventori al medesimo problema. Ciò consente anche di migliorare e affinare il trovato in modo da renderlo ancora più competitivo e innovativo.

Inoltre, essa consente di scegliere in modo informato tra brevetto per invenzione e brevetto per modello di utilità, consentendo all’inventore di adottare una strategia di tutela più adeguata e mirata alle proprie esigenze. 

In conclusione, la ricerca di anteriorità brevettuale si rivela uno strumento prezioso per garantire una protezione efficace dell’invenzione e per ottimizzare le successive attività.

La scelta del territorio

Un altro aspetto cruciale è l’identificazione del territorio di interesse e cioè dei paesi in cui si desidera ottenere la protezione. 

È importante notare che, come per i marchi, anche per i brevetti vale il principio di territorialità: il diritto di esclusiva viene concesso al richiedente solo nei paesi in cui la domanda di brevetto è presentata o estesa.

Negli altri territori, non è possibile impedire a terzi di utilizzare l’invenzione poiché non si ha un diritto di monopolio e, pertanto, il trovato cade in pubblico dominio. È sempre possibile invece vietare a terzi di importare – all’interno dei territori dove il brevetto è stato richiesto – prodotti che incorporano l’invenzione.

Di conseguenza, è fondamentale stabilire l’ufficio in cui si desidera iniziare il processo di brevettazione. In pratica, la scelta iniziale ricade tra le seguenti tre opzioni:

  1. Italia, con deposito della domanda presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi);
  2. Europa, con deposito della domanda presso l’EPO (European Patent Office);
  3. Mondo, con deposito a livello internazionale presso la WIPO (World Intellectual Property Organization).

Desideriamo sottolineare che il richiedente può estendere la domanda di brevetto ad altri territori entro 12 mesi dalla data di deposito (c.d. “regola dell’anno”).

Date queste premesse, il nostro studio raccomanda generalmente di iniziare il processo di brevettazione con la presentazione della domanda in Italia per contenere i costi e scegliere in un secondo momento i territori esteri più interessanti per lo sviluppo commerciale dell’innovazione.

Procedure e tempistiche di registrazione

Le procedure e le tempistiche variano a seconda che si scelga di depositare una domanda di brevetto italiana, europea o internazionale (quest’ultima c.d. “PCT”).

UIBM (Italia)

La procedura presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) si svolge attraverso una serie di passaggi:

  1. Redazione e invio della domanda: Il primo passo è preparare la domanda di brevetto. Quest’attività include la descrizione dettagliata dell’invenzione, le rivendicazioni (che definiscono la portata della protezione richiesta), i disegni (se necessari), un riassunto dell’invenzione e l’indicazione del nome del richiedente e dell’inventore. Una volta predisposta tutta la documentazione necessaria, si procede con l’invio telematico all’UIBM il quale assegna immediatamente un numero di domanda e una data di deposito.
  2. Esame formale: L’UIBM verifica che la domanda sia stata presentata in modo adeguato, rispettando le regole formali prescritte dall’ufficio stesso. Se ci sono difetti formali, l’UIBM richiede che vengano corretti entro un certo periodo di tempo.
  3. Ricerca di anteriorità e relazione di ricerca: Dopo l’esame formale, l’UIBM – con il supporto dell’EPO – svolge una ricerca di anteriorità per valutare la novità e l’attività inventiva del trovato. A seguito della ricerca, viene redatta una relazione di ricerca che viene inviata al richiedente a distanza di circa 9 mesi dal deposito. In caso di report negativo, è possibile depositare una replica contenente osservazioni o eventuali emendamenti alla descrizione e alle rivendicazioni.
  4. Pubblicazione della domanda: Circa dopo 18 mesi dal deposito, l’UIBM pubblica la domanda di brevetto. Per particolari esigenze, si può chiedere all’ufficio di pubblicare immediatamente la domanda (ovvero già dopo 90 giorni).
  5. Esame sostanziale: Dopo la pubblicazione della relazione di ricerca, l’esaminatore dell’UIBM svolge l’esame sostanziale dell’invenzione, basandosi sui risultati della ricerca di anteriorità e della relazione della ricerca nonché su eventuali modifiche alla documentazione brevettuale.
  6. Concessione del brevetto: Se la domanda supera l’esame sostanziale, l’UIBM concede il brevetto altrimenti lo rigetta. Il procedimento si esaurisce entro 24-25 mesi.

La procedura riguardante il brevetto per modello di utilità differisce leggermente rispetto a quella sopra riportata. Semplicemente non viene svolta la ricerca di anteriorità, rendendo così la fase di esame sostanziale meno severa rispetto a quella del brevetto per invenzione.

EPO (Europa)

La procedura di brevettazione presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) comprende diverse fasi:

  1. Deposito della domanda di brevetto: Come per il deposito italiano, anche qui la domanda deve includere il riassunto dell’invenzione, la descrizione, le rivendicazioni e i disegni. Questa domanda però deve essere scritta in una delle tre lingue ufficiali dell’EPO (inglese, francese o tedesco).
  2. Esame preliminare: Depositata la domanda, un esaminatore controlla la documentazione inviata, verificando la corretta formalizzazione della domanda.
  3. Ricerca di anteriorità: Se l’esame preliminare è superato con successo, l’EPO conduce una ricerca di anteriorità (identica a quella svolta per i brevetti italiani), il cui risultato viene fornito al richiedente, entro 6 mesi, attraverso un rapporto che include un’opinione preliminare sulla brevettabilità dell’invenzione. 
  4. Pubblicazione della domanda: Dopo 18 mesi dal deposito, la domanda viene pubblicata nel Bollettino Europeo dei Brevetti e resa accessibile nel database EPO.
  5. Esame sostanziale: Se il richiedente decide di continuare il processo, deve richiedere l’esame sostanziale della domanda entro 6 mesi dalla data di pubblicazione. In questa fase, una divisione d’esame (composta da tre componenti) verifica se l’invenzione rispetti tutti i requisiti di brevettabilità stabiliti dalla Convenzione sulla Concessione dei Brevetti Europei.
  6. Concessione del brevetto: Se il brevetto viene concesso, la decisione viene pubblicata nel Bollettino Europeo dei Brevetti con effetti retrodatati alla data di pubblicazione.
  7. Convalida brevetto europeo nei Paesi membri d’interesse: Una volta ottenuto il brevetto europeo (indicato con l’acronimo EP), il richiedente riceve un “pacchetto” di brevetti nazionali. Ogni brevetto deve essere convalidato nei singoli Stati designati entro un determinato periodo di tempo (di solito 3 mesi dalla concessione). Molti paesi richiedono che la descrizione e le rivendicazioni del brevetto siano tradotte nella loro lingua ufficiale e depositate presso l’ufficio nazionale. Nella maggior parte dei paesi, è necessario inoltre pagare una tassa di convalida.

Si ricorda che il brevetto europeo – a differenza del marchio e del design dell’Unione europeanon è un titolo unitario ma da esso discendono i vari titoli di privativa nazionali autonomi tra loro.

Per supplire a tale difformità e rendere più semplice la tutela del trovato, è stata introdotta recentemente la figura del brevetto unitario europeo, che – a differenza del brevetto europeo – è un titolo unico con effetti unitari (in un massimo di 25 Stati membri dell’UE). 

La procedura per ottenere tale brevetto è identica a quella descritta sopra con l’unica distinzione che, al momento della scelta dei paesi in cui convalidare il brevetto (punto 7 –  “validazione nei Paesi membri”), si può optare per gli effetti unitari (i.e. brevetto unitario europeo). Questa soluzione comporta un notevole risparmio di costi e una semplificazione delle procedure nazionali successive.

WIPO (Internazionale “PCT”)

La procedura di brevettazione presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) avviene tramite del sistema previsto dal Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (c.d. PCT) che permette di ottenere protezione in più paesi con una singola domanda. 

Tale domanda ha lo stesso effetto prodotto dalla presentazione di diverse domande separate presso gli Uffici nazionali ma con il vantaggio di unificare la prima parte della procedura di brevettazione (c.d. fase internazionale). 

La procedura del PCT è composta da due fasi principali, suddivise a loro volta in sottofasi:

Fase Internazionale

  1. Deposito della domanda internazionale: Il primo passo è la presentazione di una domanda internazionale di brevetto, che deve essere depositata in una delle lingue autorizzate dal Trattato (tra cui figura l’inglese) e deve contenere una descrizione dell’invenzione, una o più rivendicazioni, uno o più disegni (se necessari) e un riassunto. La domanda può essere presentata direttamente presso la WIPO oppure presso gli uffici nazionali o regionali.
  2. Ricerca internazionale e relazione di ricerca internazionale: Dopo il deposito, entro 4 mesi dalla data di deposito del PCT, un ufficio di ricerca internazionale (ISA) designato esegue la ricerca di anteriorità sul trovato. L’ISA rilascia quindi una relazione di ricerca internazionale (international search report) che elenca i documenti di anteriorità rilevanti e offre una valutazione preliminare sulla brevettabilità dell’invenzione (written opinion).
  3. Pubblicazione internazionale: entro 6 mesi, la WIPO pubblica la domanda internazionale di brevetto e la relazione di ricerca internazionale sul registro internazionale (PATENTSCOPE).
  4. Esame preliminare internazionale (fase opzionale): Nel caso in cui la ricerca internazionale e l’opinione scritta fossero negative e qualora si desiderasse rispondere a detto rapporto, è data la possibilità di chiedere alla WIPO di svolgere l’esame preliminare internazionale (international preliminary examination). Sebbene facoltativa, questa fase è l’unica che permette al richiedente di emendare e presentare argomenti a sostegno della propria domanda, cercando di convincere l’esaminatore della WIPO della bontà dell’invenzione.


Fase Nazionale (o Regionale)

  1. Entrata nella fase nazionale o regionale: Dopo la fase internazionale, entro un termine che varia da 8 a 18 mesi dalla data di domanda, il richiedente deve avviare la cosiddetta “fase nazionale” o “regionale”, che implica l’ingresso nelle procedure di concessione dei brevetti degli uffici designati nei singoli paesi o regioni.
  2. Esame nazionale o regionale: Ogni ufficio nazionale o regionale esaminerà la domanda secondo le sue leggi nazionali e linee guida, tenendo conto della ricerca internazionale, della relazione e, se richiesto, dell’esito dell’esame preliminare.
  3. Concessione del brevetto: Se la domanda supera l’esame dell’ufficio nazionale o regionale, viene concesso un brevetto valido per il territorio di quel paese o regione.

Questa è la procedura generale, tuttavia, ci possono essere ulteriori specificità in base al paese o alla regione per cui si intende ottenere protezione.

Tasse UIBM, EPO e WIPO

Passando alle spese, il primo costo da prendere in considerazione, in quanto ineludibile se si sta valutando di depositare una domanda di brevetto, sono le tasse richieste dall’ufficio presso il quale si intende procedere con il deposito.

Le tasse richieste dai diversi uffici si dividono come segue:

  • UIBM
    • € 50 tasse di deposito della domanda;
    • € 49 tasse di deposito dell’incarico generale (qualora la pratica fosse gestita da dei mandatari);
    • È gratuita la ricerca di anteriorità.
  • EPO
    • € 130 tasse di deposito della domanda;
    • € 1.390 tasse per ricerca di anteriorità;
    • € 1.750 (opzionale) tasse per esame sostanziale della domanda;
    • € 990 a titolo di tasse per le attività di pubblicazione e concessione;
    • € 630 a titolo di tasse per la designazione degli stati per i quali si intende convalidare il brevetto.
    • + tasse richieste per fase nazionali dai singoli uffici
  • WIPO
    • € 1.409 tasse per trasmissione e deposito della domanda internazionale;
    • € 1.775 tasse per ricerca di anteriorità;
    • € 1.840 (opzionale) tasse per esame preliminare internazionale della domanda; 
    • + tasse richieste per fase nazionali o regionali dai singoli uffici

I costi sopra riportati danno un’idea della differenza di spese richieste per le varie procedure.

Per quanto riguarda l’EPO e la WIPO, è da tenere a mente inoltre che, alle tasse richieste dagli uffici, si aggiungono i costi di traduzione del brevetto.

Dopo che il brevetto è concesso, un’ultima voce di spesa in ambito brevettuale è data dalle tasse richieste dai vari uffici IP per il mantenimento in vita del titolo, qualora si volesse godere del monopolio per tutta la dura accordata dalla legge (ovvero 20 anni). 

Quest’ultima tassa è diversa per ogni stato ed è richiesta dopo i primi anni di vita del brevetto (ad esempio, in Italia, viene richiesta dal quinto anno di vita).

Perché farsi assistere da un consulente IP

Richiedere una consulenza strategica brevettuale e assistenza qualificata per affrontare la procedura di brevettazione è cruciale per molteplici ragioni. 

Innanzitutto, come visto, le procedure di brevettazione sono molteplici e individuare quella giusta per il proprio caso non è sempre facile. Inoltre, esse sono particolarmente complesse e richiedono una conoscenza approfondita delle leggi e dei protocolli dei singoli uffici IP. 

Un consulente brevettuale specializzato può guidare l’inventore (o il richiedente) attraverso questo intricato processo, garantendo la corretta presentazione della domanda e il rispetto di tutti i requisiti necessari. Inoltre, un consulente IP può condurre una corretta valutazione dell’invenzione, comprendendo il suo potenziale di mercato e cercando di tutelarlo secondo la migliore strategia possibile.

È ugualmente importante affidare la gestione di un portafoglio di brevetti a un consulente esperto in materia che fornire consigli utili su quando e dove depositare le domande e su come mantenere i brevetti esistenti e come affrontare eventuali conflitti. Questo ruolo è fondamentale, poiché permette all’inventore o all’impresa di risparmiare tempo e risorse preziose, consentendogli di concentrarsi sullo sviluppo tecnico e commerciale dell’innovazione. 

In caso di dispute legali, il consulente può fornire assistenza e rappresentanza, difendendo i diritti del titolare del brevetto. Dunque, la consulenza brevettuale è un investimento essenziale per proteggere le  proprie innovazioni e massimizzare il loro valore commerciale.

© Canella Camaiora Sta. Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 29 Agosto 2023
Ultimo aggiornamento: 7 Settembre 2023

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Matteo Saleri

Matteo Saleri

Laureato a pieni voti presso l'Università degli Studi di Milano, praticante avvocato appassionato di Diritto Commerciale, Societario e Antitrust.
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