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Il brevetto è il titolo di diritto industriale che permette di tutelare un’invenzione. La tutela avviene attraverso il conferimento di un diritto di esclusiva (monopolio) sul trovato per un determinato periodo di tempo.
Come illustrato in un nostro precedente approfondimento (Brevettare un’invenzione: come fare?), un brevetto può tutelare diverse tipologie di invenzioni. La disciplina legale che regola la materia a livello italiano è contenuta all’interno del Codice della Proprietà Industriale.
Ma come faccio a sapere se la mia idea è effettivamente nuova? Quali sono le tempistiche e le procedure amministrative per ottenere la concessione di un brevetto? Quanto costa ottenere tale titolo? È meglio brevettare subito all’estero oppure partire da un brevetto italiano? Da chi mi posso fare assistere per individuare la miglior strategia di tutela e per gestire la procedura di brevettazione?
Nel presente articolo, rispondiamo a tutte queste domande.
Prima di procedere con la redazione e il deposito della domanda di brevetto, lo studio legale Canella Camaiora consiglia sempre di effettuare una ricerca di anteriorità brevettuale.
Sebbene sia un’attività facoltativa, questa ricerca offre numerosi vantaggi all’inventore o al richiedente del brevetto. Più in particolare, la ricerca di anteriorità permette di:
Inoltre, essa consente di scegliere in modo informato tra brevetto per invenzione e brevetto per modello di utilità, consentendo all’inventore di adottare una strategia di tutela più adeguata e mirata alle proprie esigenze.
In conclusione, la ricerca di anteriorità brevettuale si rivela uno strumento prezioso per garantire una protezione efficace dell’invenzione e per ottimizzare le successive attività.
Un altro aspetto cruciale è l’identificazione del territorio di interesse e cioè dei paesi in cui si desidera ottenere la protezione.
È importante notare che, come per i marchi, anche per i brevetti vale il principio di territorialità: il diritto di esclusiva viene concesso al richiedente solo nei paesi in cui la domanda di brevetto è presentata o estesa.
Negli altri territori, non è possibile impedire a terzi di utilizzare l’invenzione poiché non si ha un diritto di monopolio e, pertanto, il trovato cade in pubblico dominio. È sempre possibile invece vietare a terzi di importare – all’interno dei territori dove il brevetto è stato richiesto – prodotti che incorporano l’invenzione.
Di conseguenza, è fondamentale stabilire l’ufficio in cui si desidera iniziare il processo di brevettazione. In pratica, la scelta iniziale ricade tra le seguenti tre opzioni:
Desideriamo sottolineare che il richiedente può estendere la domanda di brevetto ad altri territori entro 12 mesi dalla data di deposito (c.d. “regola dell’anno”).
Date queste premesse, il nostro studio raccomanda generalmente di iniziare il processo di brevettazione con la presentazione della domanda in Italia per contenere i costi e scegliere in un secondo momento i territori esteri più interessanti per lo sviluppo commerciale dell’innovazione.
Le procedure e le tempistiche variano a seconda che si scelga di depositare una domanda di brevetto italiana, europea o internazionale (quest’ultima c.d. “PCT”).
La procedura presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) si svolge attraverso una serie di passaggi:
La procedura riguardante il brevetto per modello di utilità differisce leggermente rispetto a quella sopra riportata. Semplicemente non viene svolta la ricerca di anteriorità, rendendo così la fase di esame sostanziale meno severa rispetto a quella del brevetto per invenzione.
La procedura di brevettazione presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) comprende diverse fasi:
Si ricorda che il brevetto europeo – a differenza del marchio e del design dell’Unione europea – non è un titolo unitario ma da esso discendono i vari titoli di privativa nazionali autonomi tra loro.
Per supplire a tale difformità e rendere più semplice la tutela del trovato, è stata introdotta recentemente la figura del brevetto unitario europeo, che – a differenza del brevetto europeo – è un titolo unico con effetti unitari (in un massimo di 25 Stati membri dell’UE).
La procedura per ottenere tale brevetto è identica a quella descritta sopra con l’unica distinzione che, al momento della scelta dei paesi in cui convalidare il brevetto (punto 7 – “validazione nei Paesi membri”), si può optare per gli effetti unitari (i.e. brevetto unitario europeo). Questa soluzione comporta un notevole risparmio di costi e una semplificazione delle procedure nazionali successive.
La procedura di brevettazione presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) avviene tramite del sistema previsto dal Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (c.d. PCT) che permette di ottenere protezione in più paesi con una singola domanda.
Tale domanda ha lo stesso effetto prodotto dalla presentazione di diverse domande separate presso gli Uffici nazionali ma con il vantaggio di unificare la prima parte della procedura di brevettazione (c.d. fase internazionale).
La procedura del PCT è composta da due fasi principali, suddivise a loro volta in sottofasi:
Fase Internazionale
Fase Nazionale (o Regionale)
Questa è la procedura generale, tuttavia, ci possono essere ulteriori specificità in base al paese o alla regione per cui si intende ottenere protezione.
Passando alle spese, il primo costo da prendere in considerazione, in quanto ineludibile se si sta valutando di depositare una domanda di brevetto, sono le tasse richieste dall’ufficio presso il quale si intende procedere con il deposito.
Le tasse richieste dai diversi uffici si dividono come segue:
I costi sopra riportati danno un’idea della differenza di spese richieste per le varie procedure.
Per quanto riguarda l’EPO e la WIPO, è da tenere a mente inoltre che, alle tasse richieste dagli uffici, si aggiungono i costi di traduzione del brevetto.
Dopo che il brevetto è concesso, un’ultima voce di spesa in ambito brevettuale è data dalle tasse richieste dai vari uffici IP per il mantenimento in vita del titolo, qualora si volesse godere del monopolio per tutta la dura accordata dalla legge (ovvero 20 anni).
Quest’ultima tassa è diversa per ogni stato ed è richiesta dopo i primi anni di vita del brevetto (ad esempio, in Italia, viene richiesta dal quinto anno di vita).
Richiedere una consulenza strategica brevettuale e assistenza qualificata per affrontare la procedura di brevettazione è cruciale per molteplici ragioni.
Innanzitutto, come visto, le procedure di brevettazione sono molteplici e individuare quella giusta per il proprio caso non è sempre facile. Inoltre, esse sono particolarmente complesse e richiedono una conoscenza approfondita delle leggi e dei protocolli dei singoli uffici IP.
Un consulente brevettuale specializzato può guidare l’inventore (o il richiedente) attraverso questo intricato processo, garantendo la corretta presentazione della domanda e il rispetto di tutti i requisiti necessari. Inoltre, un consulente IP può condurre una corretta valutazione dell’invenzione, comprendendo il suo potenziale di mercato e cercando di tutelarlo secondo la migliore strategia possibile.
È ugualmente importante affidare la gestione di un portafoglio di brevetti a un consulente esperto in materia che fornire consigli utili su quando e dove depositare le domande e su come mantenere i brevetti esistenti e come affrontare eventuali conflitti. Questo ruolo è fondamentale, poiché permette all’inventore o all’impresa di risparmiare tempo e risorse preziose, consentendogli di concentrarsi sullo sviluppo tecnico e commerciale dell’innovazione.
In caso di dispute legali, il consulente può fornire assistenza e rappresentanza, difendendo i diritti del titolare del brevetto. Dunque, la consulenza brevettuale è un investimento essenziale per proteggere le proprie innovazioni e massimizzare il loro valore commerciale.
Matteo Saleri