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Nel presente articolo analizzeremo la recente sentenza della Corte d’Appello di Milano (n. 1999/2023) sulla validità del marchio di titolarità di Diesel rappresentante una stripe e sull’asserita contraffazione e concorrenza sleale ad opera di Calvin Klein:
I fatti di causa
Diesel SpA e Diesel Italia Srl vendono capi di abbigliamento casual, inclusi jeans che sono distinti da un’etichetta trasversale (chiamata “stripe“) posizionata sulla quinta tasca antero-laterale. La stripe è un rettangolo di tessuto, di colore più chiaro dei jeans, con i lati superiore e inferiore proporzionalmente molto lunghi rispetto all’altezza e posizionata obliquamente sulla tasca.
Diesel afferma di usare la stripe sin dagli anni Ottanta, tanto da renderla un elemento identificativo del brand. Proprio per questo, in Italia, Diesel, nel 2018, depositava due domande di marchio relative alla stripe (tutelata anche negli Stati Uniti e in Colombia, nonché in Europa in abbinamento alla dicitura “Diesel”).
Marchio registrato n. 302018000008172
Marchio registrato n. 302018000010025
Nel 2017, Diesel scopriva che Calvin Klein Inc. e CK Stores Italy Srl utilizzavano un’etichetta molto simile, con l’unica differenza che quella di Calvin Klein era orizzontale.
Pertanto, Diesel citava in giudizio Calvin Klein per contraffazione e concorrenza sleale non riuscendo, tuttavia, a convincere il Giudice di prime cure. Pertanto, proponeva appello avverso tale sentenza.
La posizione di Calvin Klein
Al fine di sostenere la sua posizione, Calvin Klein chiedeva che venisse accertata la nullità dei marchi avversari, in quanto registrati in malafede e comunque carenti di capacità distintiva.
Infatti, Calvin Klein sosteneva che si trattasse di un mero elemento ornamentale già diffuso nel settore dell’abbigliamento e, nel caso di Diesel, sempre accompagnato dal marchio denominativo.
Inoltre, Calvin Klein affermava che la sua stripe si distinguesse da quella Diesel per la sua orizzontalità, la posizione vicina all’estremità superiore della tasca, e il colore simile a quello dei pantaloni, non in contrasto con essi, nonché per la presenza della marchio denominativo “Calvin Klein”.
La decisione sulla nullità dei marchi
La Corte d’Appello, concordando con quanto sostenuto dal Tribunale di Milano, ha ritenuto validi e tutelabili i segni di fatto e quelli registrati di titolarità di Diesel.
Infatti, per quanto riguarda l’eccezione di nullità del marchio per l’asserita registrazione in malafede, la Corte di Appello ricorda che la registrazione di un marchio può dirsi in malafede quando, al momento del deposito della domanda, il richiedente ha l’obiettivo di impedire l’attività di imprese concorrenti piuttosto che proteggere la propria, ovvero intende trarre vantaggi ingiustificati appropriandosi di segni già presenti sul mercato. E non è questo il caso.
Diesel ha sempre utilizzato la stripe sia autonomamente sia in combinazione con il marchio denominativo Diesel, non risultando, per giunta, aver anticipato Calvin Klein nella registrazione della sua etichetta per poi agire contro di lei al fine di eliminarla dal mercato.
Il segno registrato dalle parti attrici si configura come marchio di posizione. Il marchio è distintivo per la particolare attenzione alla specifica apposizione dello stesso sulla quinta tasca anteriore dei jeans e alla particolare posizione della striscia di tessuto su tale tasca. L’elemento della diagonalità rende l’etichetta inusuale, divergente dalle abitudini del settore, e quindi capace di creare un collegamento con la casa di moda Diesel.
La Corte d’Appello nella sua decisione ricorda, infine, che l’onere della prova circa l’invalidità di un marchio ricade su chi ne richiede la nullità. Nel caso di specie, Calvin Klein non ha assolto tale onere, in quanto le prove documentali fornite da ambo le parti hanno dimostrato il carattere distintivo che la stripe Diesel ha raggiunto negli anni.
La decisione sulla contraffazione e concorrenza sleale
La Corte d’Appello, confermando anche in questo caso la decisione del Tribunale di Milano e ritenuta valida la stripe come marchio, ha tuttavia respinto le accuse di contraffazione e concorrenza sleale presentate da Diesel.
Infatti, il Giudice di primo grado non ha trascurato alcuna caratteristica saliente della stripe, compresa la diagonalità, la lunghezza, l’altezza, il colore contrastante con il tessuto del pantalone e la sua posizione rispetto al bordo superiore della tasca. Secondo il Tribunale l’orientamento diagonale è l’unico vero elemento distintivo della stripe Diesel, assente nell’etichetta di Calvin Klein.
L’analisi della confondibilità tra i marchi è basata sulla percezione del consumatore medio ragionevolmente attento e avveduto. L’etichetta Calvin Klein non riproduce né l’elemento distintivo diagonale né altre caratteristiche salienti della stripe Diesel. Inoltre, la stripe Calvin Klein è sempre accompagnata dall’elemento denominativo “Calvin Klein”, contribuendo a ridurre il rischio di confusione. Oltretutto, bisogna considerare che i jeans delle due case di moda sono venduti in negozi dedicati o in aree ben delimitate, rendendo quasi impossibile una confusione tra i due marchi da parte del consumatore.
Allo stesso modo della domanda di contraffazione, anche la domanda di concorrenza sleale è stata giudicata infondata. Gli illeciti concorrenziali evocati da Diesel si sovrappongono alle accuse di contraffazione del marchio, non introducendo alcun elemento di disvalore o pregiudizio aggiuntivo. La presunta contraffazione non è stata ritenuta valida, pertanto è stato negato anche il risarcimento per la concorrenza sleale.
