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Come tutelare un marchio? La risposta è in tre momenti essenziali.

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
by Gianluca Verzì
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Si parla spesso e genericamente della protezione dei marchi. Eppure per rispondere alla domanda “come tutelare un marchio?”  e quindi per adottare una strategia efficace, noi professionisti ragioniamo per fasi:

  1. Innanzitutto, occorre analizzare preventivamente i marchi depositati (ed utilizzati) dai concorrenti. Questa attività è normalmente definita ricerca di anteriorità e/o analisi del mercato di riferimento;
  2. Esaurita la prima fase, al fine di ottenere una valida registrazione, occorre depositare il marchio (si v. articolo “Marchio verbale o figurativo: quale scegliere?“) presso gli Uffici competenti (se vuoi sapere quanto costa registrare un marchio puoi utilizzare il nostro strumento per ottenere un preventivo automatizzato on-line);
  3. Ultimo, ma non meno importante, occorre realizzare una valida strategia di sorveglianza del marchio registrato.

Non tutti sanno che tollerare un marchio confondibile per un periodo di cinque anni, consente al concorrente di ottenere la convalidazione del proprio marchio. Ciò significa che il “distratto” titolare del marchio anteriore, decorsi cinque anni di tolleranza, non potrà fare più nulla contro il marchio del concorrente.

Come sempre, prevenire è meglio che curare. 

Saper come tutelare un marchio implica mettere a sua protezione degli accorgimenti “antifurto”. Esattamente come si fa con le nostre proprietà materiali.

È quindi possibile e assolutamente consigliabile adottare le opportune cautele per fare in modo che il vostro marchio venga “sorvegliato”.

Che cos’è un servizio di sorveglianza su un marchio?

Per tutelare un marchio efficacemente è quindi opportuno attivare una sorveglianza. Un servizio di sorveglianza su un marchio è l’attività di monitoraggio periodico dei registri marchi nazionali, comunitari e internazionali, al fine di intercettare i nuovi depositi che potrebbero costituire una contraffazione del vostro marchio.

Di norma, un “computer” opera tale monitoraggio attraverso l’utilizzo di strumenti di ricerca e sofisticati algoritmi per intercettare le interferenze potenzialmente rilevanti. Uno dei professionisti del nostro studio, poi, analizza manualmente i marchi intercettati e presenti all’interno dei report di sorveglianza, li valuta,  e individua quelli ritenuti realmente pericolosi.

Nel caso in cui emergano tali criticità, esse vengono immediatamente segnalate al cliente. Quest’ultimo, una volta informato, valuterà insieme al professionista le azioni più opportune da intraprendere contro il “contraffattore”.

Quali sono i vantaggi di tutelare un marchio mediante una sorveglianza?

Una sorveglianza ben eseguita consente la pronta sospensione dell’iter di registrazione del nuovo marchio e la possibilità di “eliminare” sul nascere i danni (anche di immagine) che potrebbero derivare dall’utilizzo e dalla illegittima registrazione di marchi potenzialmente interferenti.

Senza contare che reagire attivando un’opposizione amministrativa dà origine a un procedimento che è di gran lunga più veloce e meno costoso di una vertenza in Tribunale (anche in termini di parcelle legali).

A volte, poi, basta anche una semplice diffida per indurre l’avversario a desistere dall’utilizzo del marchio interferente. Individuata una falla nel proprio sistema di protezione del marchio è davvero importante smettere di imbarcare acqua. Inoltre, a fronte di una contraffazione in atto, è possibile domandare al contraffattore il risarcimento del danno subito.

Quanto costa sorvegliare un marchio?

Abbiamo già precisato quanto costa registrare un marchio in un nostro precedente articolo. Il costo di una sorveglianza marchi dipende da diversi fattori:

  • dall’estensione del territorio sorvegliato e, quindi, dal numero di registri marchi selezionati (ad esempio: Italia, Unione Europea, Italia+USA+Canada, eccetera);
  • dal tipo di marchio (verbale, figurativo, sonoro, eccetera);
  • dal novero di beni/servizi per cui si vuole venga garantita la propria esclusiva.

Sulla base di tali informazioni si potrà fornire così il costo di un servizio di sorveglianza. Inoltre, ricordiamo che è possibile avere anche un check-up istantaneo (una tantum) dello stato di salute del proprio marchio, in ragione dell’eventuale compresenza di marchi uguali o confondibili presenti nei registri europei

Qualora siate interessati ad avere maggiori informazioni o per ricevere assistenza, vi invitiamo a contattarci su questo argomento e avere così dei preventivi dedicati.

Data di pubblicazione: 23 Ottobre 2018

Gianluca Verzi

Laureato all'Università Cattolica di Milano, praticante avvocato appassionato di diritto industriale in particolare di Diritto dei marchi.
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