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Design registrato e prodotti concorrenti: quando si può parlare di contraffazione?

Pubblicato in Proprietà Intellettuale
da Marina Notarnicola
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Con l’ordinanza n. 20234 del 23/06/2022 la Cassazione ha tentato di chiarire un importante principio giuridico ovvero l’ambito di protezione effettiva dei disegni e modelli registrati.

Il caso affrontato dalla Suprema Corte

Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda la pretesa contraffazione di un modello multiplo registrato, consistente in sei modelli di tavolette e copriwater, dotati di una struttura trasparente con inserimento all’interno di vari tipi di oggetti (pasta, spighe, conchiglie, lettere, caramelle e schegge).

Chiamata ad effettuare il confronto, la Corte d’Appello aveva rilevato che: “sussiste per entrambi una struttura trasparente con inserimento di vari tipi di oggetti” ma “gli elementi caratteristici […] sono diversi, in quanto quelli propri del modello sono la forma del sedile, l’inglobamento di oggetti decorativi visibili in trasparenza e di un solo tipo, la distribuzione diffusa e regolare anche nel coperchio; invece, gli oggetti commercializzati da parte avversa sono sì trasparenti, ma hanno elementi decorativi del tutto diversi e sono inseriti solo nel sedile e non nel coperchio”. Pertanto, la Corte territoriale aveva escluso la contraffazione poiché i prodotti concorrenti suscitavano un’impressione generale diversa da quella dei modelli registrati.

La Corte di Cassazione, in armonia con un orientamento già consolidato, si è dimostrata concorde con quanto statuito dalla Corte d’Appello e ha colto l’occasione per illustrare un importante principio giuridico. Vediamo, quindi, cosa dice la Legge e qual è l’iter logico-interpretativo seguito dalla Suprema Corte.

Quali diritti spettano per legge al titolare di un disegno o modello registrato?

Chi registra un disegno/modello ornamentale ottiene il diritto esclusivo di godere e disporre di tale proprietà intellettuale. Tant’è che l’art. 41, co. 1 del Codice della proprietà industriale prevede che “La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso”.

Tale norma si colloca nel capo II (Norme relative all’esistenza, all’ambito e all’esercizio dei diritti di proprietà industriale), Sezione III (Disegni e modelli). Tuttavia, la registrazione di disegni e modelli, come previsto dal comma 3, offre una tutela ulteriore: i diritti conferiti dal disegno/modello registrato sono estesi a qualsiasi prodotto che “non produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa”.

In tema di disegni e modelli registrati, quindi, la verifica circa legittimità del prodotto concorrente va condotta valutando se il nuovo modello susciti o meno nel c.d. utilizzatore informato la stessa impressione generale del precedente, sulla base della combinazione delle caratteristiche estetiche, tenendo conto del settore merceologico più o meno affollato da prodotti simili.

Quando si può parlare di interferenza illecita (contraffazione) tra prodotti?

Applicando le norme e i principi sin qui descritti, la Cassazione è giunta a escludere la sussistenza di contraffazione, confermando il giudizio della Corte d’Appello circa la diversa impressione dei prodotti a confronto con il design registrato. La Cassazione ha precisato che oggetto della registrazione è esclusivamente una forma, non un’idea o un concetto.

La contraffazione sussiste solo nel caso di ripresa formale del modello registrato.

L’ambito di protezione di un modello o disegno registrato è dato esclusivamente da ciò che è stato concretamente oggetto di registrazione ed è quindi limitato alla “nuova linea estetica e ornamentale conferita ad un determinato prodotto industriale”.

Il principio della Suprema Corte esclude, quindi, le astrazioni concettuali.

Qual è l’ambito di protezione di un disegno/modello registrato?

Per valutare l’ambito di protezione data da un disegno e modello registrato la Suprema Corte ha stabilito come “vadano privilegiati i dati testuali risultanti da ciò che è stato
oggetto di registrazione, rispetto alla quale non si può parlare di una sorta di archetipo, suscettibile di proliferazioni fattuali ad esso riconducibili”.

Pertanto, “oggetto della tutela non è la forma in sè, astrattamente considerata, ovvero quale espressione artistica, bensì la forma inscindibile dal prodotto industriale che essa distingue in quanto portatrice di una funzione estetica dalla quale deriva uno specifico valore di mercato del bene”.

Nel motivare il predetto assunto, la Cassazione ha precisato che la protezione dei prodotti di design, differentemente dalle invenzioni, sia condizionata dalla registrazione di quella specifica forma estetica che è stata effettivamente protetta attraverso il deposito.

Non sarebbe consentito, quindi, adottare i medesimi ragionamenti, in termini  di astrazione ed interferenza, propri del settore delle invenzioni e delle c.d. idee forti.

I servizi legali dello studio Canella Camaiora dedicati a questo specifico argomento appartengono all’area della proprietà intellettuale. Lo studio si occupa di assistenza legale di alto profilo in materia di registrazione di disegni e modelli e di tutela verso atti di contraffazione e concorrenza sleale.

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 3 Ottobre 2022
Ultimo aggiornamento: 25 Ottobre 2022

Marina Notarnicola

Laureata a pieni voti presso l'Università degli Studi di Pavia, appassionata di Diritto Civile.
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