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Design modulare: il Tribunale UE conferma la tutelabilità del mattoncino Lego.

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Margherita Manca
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La lunga controversia in diritto del design sul noto mattoncino giocattolo è giunta al suo epilogo. Con la sentenza del 24 gennaio 2024, causa T-537/22, il Tribunale dell’Unione Europea ha ribadito importanti principi in tema di protezione del design in rapporto ai prodotti modulari.

La battaglia di Delta Sport contro l’esclusiva di Lego sui suoi mattoncini

Dal 2010, la società danese Lego ha goduto della protezione del modello del suo iconico mattoncino da gioco all’interno dell’Unione Europea, protezione che le ha garantito un vantaggio competitivo significativo sul mercato dei giocattoli.

Tuttavia, nel dicembre 2016, la situazione ha subito una svolta significativa quando la società tedesca Delta Sport Handelskontor ha presentato una domanda volta a far dichiarare l’invalidità del disegno comunitario riconosciuto a Lego.

Design comunitario n. 1664368-0006

La contesa legale che ne è seguita ha attraversato diversi gradi di giudizio, trasformandosi in un intricato labirinto caratterizzato da ribaltamenti di decisioni e interpretazioni contrastanti dell’art. 8 del Regolamento CE 6/2002 relativo ai disegni o modelli comunitari.

Inizialmente, la questione è stata sottoposta all’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO). La Delta Sport presentava, infatti, domanda per vedere accertata la nullità del disegno di titolarità di Lego. Nel 2017, la Divisione di annullamento dell’EUIPO respingeva la domanda di Delta Sport, che però proponeva appello avverso tale decisione.

A seguito dell’appello, nel 2019, l’EUIPO dichiarava nullo il disegno del mattoncino Lego, accogliendo il ricorso della Delta Sport e dichiarando che le caratteristiche estetiche del prodotto Lego avessero esclusivamente una funzione tecnica. 

A fronte di tale decisione, Lego ricorreva al Tribunale dell’Unione Europea, che, con sentenza del marzo 2021 (causa T‑515/19), annullava la precedente decisione e confermava la validità della protezione per il mattoncino Lego, applicando l’eccezione specifica prevista dall’art. 8, para. 3 del Regolamento che consente di proteggere i sistemi modulari.

Nonostante questa decisione, la Delta Sport ha proseguito la sua battaglia legale e la causa è stata rinviata alla Terza Commissione di ricorso dell’EUIPO. Nel maggio 2022, la Terza Commissione di ricorso ha respinto nuovamente il ricorso della Delta Sport, dichiarando immotivata la domanda di nullità.

In UE, quali sono le eccezioni alla registrabilità del design?

La decisione del Tribunale si è concentrata sull’interpretazione e sull’applicazione dell’art. 8 del Regolamento CE n. 6/2002, il quale stabilisce i diritti conferiti dai disegni o modelli comunitari.

L’art. 8 del Regolamento UE n. 6/2002 stabilisce due condizioni principali che limitano i diritti conferiti dai disegni o modelli comunitari. L’articolo prevede che un disegno o modello comunitario non conferisca diritti su: 

  1. caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica;
  2. caratteristiche dell’aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte per permettere al prodotto di essere connesso con un altro prodotto. 

Tuttavia, il paragrafo 3 dell’articolo – in deroga alle due condizioni di cui sopra – sancisce che i disegni o modelli comunitari possono conferire diritti su caratteristiche estetiche che hanno lo scopo di consentire la connessione di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.

Design registrato: gli aspetti funzionali del mattoncino ne annullano la valenza estetica?

Delta Sport, nel corso della controversia legale riguardante la protezione del disegno del mattoncino Lego, ha formulato diverse argomentazioni per sostenere che il design registrato dalla Lego fosse nullo.

Innanzitutto, Delta Sport sosteneva che tutte le caratteristiche estetiche del mattoncino Lego fossero strettamente legate alla sua funzione tecnica, ovvero l’assemblaggio con altri mattoncini del set per creare costruzioni giocattolo. Secondo Delta Sport, queste caratteristiche dovevano essere escluse dalla tutela in base all’art. 8, para. 1, del Regolamento CE.

Inoltre, Delta Sport ha argomentato che una delle caratteristiche del mattoncino Lego, la superficie liscia, non poteva beneficiare dell’eccezione prevista dall’art. 8, para. 3, del Regolamento. Secondo la società tedesca, questa caratteristica non era essenziale per consentire la connessione dei prodotti intercambiabili in un sistema modulare e quindi non doveva essere protetta.

Infine, Delta Sport ha contestato la validità del disegno del mattoncino Lego anche in merito ai requisiti di novità e individualità previsti dagli articoli 5 e 6 del Regolamento. La società ha sostenuto che il disegno non soddisfaceva detti requisiti in quanto le caratteristiche estetiche del mattoncino erano ampiamente conosciute e non rappresentavano una novità rispetto ai modelli precedenti.

L’orientamento del Tribunale UE sulla tutelabilità del design modulare.

La sentenza del Tribunale dell’Unione Europea ha segnato la conclusione (almeno momentanea) di una controversia legale lunga e complessa. 

Il Tribunale UE ha respinto il ricorso presentato dalla Delta Sport, confermando così che un disegno o modello può essere dichiarato nullo solo se tutte le sue caratteristiche sono escluse dalla tutela prevista dal Regolamento. Pertanto, poiché almeno una delle caratteristiche del mattoncino Lego è protetta, principalmente grazie all’eccezione prevista dall’art. 8, para. 3, del Regolamento, il disegno non può essere dichiarato nullo.

Il Tribunale ha chiarito che l’onere della prova gravava sulla Delta Sport riguardo ai requisiti di novità e individualità, e che la società non è riuscita a fornire prove sufficienti per dimostrare che il disegno del mattoncino Lego non soddisfacesse tali requisiti.

Questa decisione del Tribunale rappresenta un punto di svolta significativo nella protezione legale del mattoncino Lego all’interno dell’Unione Europea. La conferma della validità della protezione del modello comunitario Lego stabilisce un importante precedente giuridico e consolida la posizione di Lego nel mercato dei giocattoli. Allo stesso tempo, essa chiarisce l’applicazione delle disposizioni del regolamento sui disegni o modelli comunitari e stabilisce importanti linee guida per futuri casi simili, relativi a prodotti di design con caratteristiche modulari.

Implicazioni pratiche della sentenza sul “design modulare” per le aziende

La recente sentenza del Tribunale dell’Unione Europea del 24 gennaio 2024, causa T-537/22, rappresenta un punto di riferimento per tutte le aziende che operano nel campo del design e della produzione di prodotti modulari. Essa non solo conferma la possibilità di tutelare attraverso il design comunitario elementi che combinano funzionalità e estetica, ma stabilisce anche alcuni criteri chiari su come e quando queste caratteristiche possono essere protette dalla legge.

Per le aziende, ciò significa che la strategia di registrazione del design non può prescindere da un’accurata valutazione delle caratteristiche tecniche e estetiche del prodotto, nonché da una comprensione approfondita delle eccezioni previste dalla normativa UE. In particolare, è fondamentale:

  • Valutare con attenzione le caratteristiche del modello prima della registrazione
  • Documentare in modo chiaro e dettagliato le ragioni estetiche che sottendono al design, distinguendole dalle caratteristiche puramente tecniche, per sostenere l’eccezione prevista dall’art. 8, paragrafo 3, del Regolamento CE n. 6/2002.
  • Monitorare il mercato per identificare eventuali tentativi di registrazione di disegni simili o identici, in modo da poter agire tempestivamente per la protezione dei propri diritti.

Va inoltre ricordato, la disciplina del design in UE è stata recentemente oggetto di riforma (l’argomento viene trattato incidentalmente in questo nostro precedente articolo “Esiste una protezione legale per chi non deposita?” ma è possibile approfondire l’argomento analizzando il testo della proposta di direttiva UE sulla protezione dei disegni e modelli – rifusione – che è disponibile qui).

In conclusione, la sentenza del 24 gennaio 2024, causa T-537/22, sottolinea l’importanza di una strategia proattiva nella gestione dei diritti di design e nella pianificazione della registrazione. Per gestire con successo la tutela del design è consigliabile rivolgersi a consulenti legali specializzati in proprietà intellettuale, che possano fornire un’assistenza mirata e strategica per massimizzare la protezione legale dei propri design innovativi nel contesto del mercato dell’Unione Europea.

Riproduzione riservata ©
Data di pubblicazione: 2 Aprile 2024

Margherita Manca

Laureata presso l'Università Luigi Bocconi di Milano, appassionata di Proprietà Intellettuale.
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