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Cosa si rischia quando due marchi si somigliano troppo? Il caso “American Eagle”

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale
di Margherita Manca
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Registrare un marchio fa sorgere un diritto d’uso esclusivo su un territorio, ma solo se quel territorio non è già occupato da un altro marchio uguale o confondibile. Cosa accade, però, quando due marchi si somigliano troppo?

Con l’ordinanza n. 280/2025, la Cassazione ha chiarito la differenza tra il giudizio di novità e quello di contraffazione. Seppure questi giudizi sembrino simili, queste valutazioni di interferenza seguono criteri e finalità distinte.

La Corte ha così cassato una sentenza della Corte d’Appello di Milano che, confondendo i due approcci valutativi, aveva commesso un grave errore metodologico e di concetto.

La controversia sul marchio “American Eagle”

La controversia ha visto battersi la società titolare del marchio “American Eagle” e un imprenditore italiano, che aveva successivamente registrato un marchio molto simile.

In primo grado, il Tribunale di Milano ha dichiarato la nullità del secondo marchio, ma solo per i servizi di vendita al dettaglio (classe 35). Tuttavia, ha respinto le richieste di risarcimento e contraffazione, ritenendo che i due marchi non fossero abbastanza simili da confondere il pubblico.

La situazione è cambiata in Appello poiché la Corte meneghina ha cassato la dichiarazione di nullità. I giudici hanno concluso che non esistesse un collegamento sufficiente tra i prodotti e servizi contraddistinti dai marchi sul mercato, eliminando così il rischio di confusione.

Inoltre, la Corte ha negato che “American Eagle” fosse da ritenersi un marchio celebre e ha negato la protezione come opera dell’ingegno, ritenendo il design del logo non abbastanza creativo da poter godere della tutela autoriale.

Infine, è intervenuta la Cassazione, che ha confermato l’assenza di notorietà e creatività, ma ha comunque annullato la sentenza d’appello sul tema della nullità del marchio italiano. La Corte ha chiarito un punto fondamentale: il giudizio sulla novità di un marchio (ossia la verifica che non esistano marchi simili già registrati) deve essere distinto dal giudizio sulla contraffazione (che riguarda il rischio di confondere i marchi, in concreto).

Il giudizio di novità

Il giudizio di novità è uno strumento centrale nella tutela dei marchi, pensato per evitare conflitti sin dalla fase di deposito/registrazione. Tale giudizio serve a verificare che il marchio proposto non sia troppo simile a uno già esistente, per scongiurare il rischio di confusione tra i consumatori.

Secondo l’art. 12 del Codice della Proprietà Industriale (CPI), un marchio non può essere registrato se:

  • è identico o simile a un marchio già registrato;
  • riguarda prodotti o servizi identici o affini;
  • può generare un rischio di confusione per il pubblico.

La particolarità del giudizio di novità sta nel fatto che si basa su un’analisi in astratto. In altre parole, si valutano i segni (nomi e/o loghi) e i prodotti indicati nella domanda di marchio così come depositati, senza tener conto del loro uso concreto sul mercato. Questo implica necessariamente che:

  1. i segni devono essere considerati così come appaiono nei registri, ignorando eventuali variazioni nell’utilizzo reale.
  2. i prodotti e servizi che rilevano sono quelli presenti (ossia le rivendicazioni delle classi di Nizza) nelle domande di registrazione, senza avere riguardo per l’uso effettivo sul mercato.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 280/2025, ha sottolineato l’importanza di questo approccio. Ha infatti annullato la sentenza della Corte d’Appello di Milano, che aveva valutato il rischio di confusione basandosi sull’uso concreto dei marchi. Questo, secondo la Corte, costituisce un errore di metodo. Il giudizio di novità serve a prevenire i conflitti sin dalla radice, escludendo elementi fattuali e focalizzandosi esclusivamente sulla rappresentazione contenuta nelle domande di marchio.

Il giudizio di contraffazione

Diversamente dal giudizio di novità, il giudizio di contraffazione, disciplinato dall’art. 20 del Codice della Proprietà Industriale (CPI), entra in gioco quando un marchio è già registrato e in uso, e un altro segno rischia di violarne i diritti. Questo strumento è pensato per proteggere il valore commerciale e distintivo del marchio da imitazioni o utilizzi illeciti.

L’art. 20 del CPI garantisce tutela contro:

  • l’uso di segni identici o simili per prodotti o servizi identici o affini;
  • situazioni che creano un rischio concreto di confusione per il pubblico.

A differenza del giudizio di novità, che è puramente formale, il giudizio di contraffazione si concentra sulle dinamiche reali di mercato. Si tratta quindi di una valutazione concreta, che prende in considerazione:

  1. L’uso effettivo del marchio ossia come viene applicato nei vari contesti commerciali, ad esempio nel packaging, nella pubblicità o nella comunicazione online.
  2. La percezione del pubblico, quella del consumatore medio che potrebbe confondere i due segni o associare erroneamente il marchio contestato a quello originale.

La Cassazione ha ribadito che il giudizio di contraffazione e quello di novità sono strumenti autonomi con scopi distinti. Il giudizio di contraffazione esamina il comportamento dei marchi nel mercato, mentre quello di novità si limita agli elementi depositati durante la registrazione (come forma e classi merceologiche dichiarate). Questa distinzione garantisce che ogni strumento possa essere applicato in modo appropriato e coerente con la ratio legis.

Conflitti potenziali vs. conflitti reali

La distinzione tra giudizio di novità e giudizio di contraffazione non è solo tecnica, ma ha conseguenze pratiche rilevanti per chi registra o difende un marchio. Comprendere queste differenze aiuta a evitare conflitti e a scegliere la strategia migliore per proteggere i propri diritti.

Il giudizio di novità è predittivo perché mira a prevenire conflitti prima che si verifichino, durante la fase di registrazione del marchio. Attraverso un’analisi astratta, si confronta il marchio proposto con quelli già registrati per verificare che non ci siano sovrapposizioni indebite. Questo approccio garantisce un registro dei marchi ordinato e riduce il rischio di controversie future.

Il giudizio di contraffazione, invece, si concentra su fatti reali e valuta il rischio concreto che un marchio contestato generi confusione o arrechi danni sul mercato. Questo giudizio analizza come i marchi vengono effettivamente utilizzati e percepiti dai consumatori, esaminando elementi come il packaging, la pubblicità e il contesto commerciale.
In altre parole, il giudizio di novità è il primo passo per prevenire problemi, ragionando mediante criteri astratti e predittivi. Il giudizio di contraffazione, invece, concerne casi reali: è lo strumento per affrontare situazioni concrete e difendere attivamente il marchio da usi lesivi o ingannevoli.

Dall’analisi predittiva al monitoraggio attivo

L’ordinanza n. 280/2025 della Cassazione offre un chiarimento prezioso sul funzionamento distinto ma complementare dei giudizi di novità e contraffazione. Per le imprese, questo si traduce in due linee guida pratiche per una tutela efficace del marchio:

Prima di depositare un marchio, è fondamentale effettuare una ricerca approfondita per verificare – in modo predittivo, che il segno sia nuovo e non entri in conflitto con marchi preesistenti. Questo passo preventivo consente di:

  • Minimizzare il rischio di opposizioni da parte di terzi;
  • Evitare contestazioni da parte dell’Ufficio marchi competente;
  • Risparmiare tempo e costi legali in caso di conflitti.

Dopo la registrazione, è altrettanto importante monitorare il marchio per difenderlo da usi illeciti che possano:

  • Danneggiare il valore del marchio;
  • Generare confusione nel pubblico.

A tal fine, esistono servizi di sorveglianza specializzati che intercettano in tempo reale nuove domande di registrazione potenzialmente conflittuali, spesso prima ancora della pubblicazione ufficiale.

La decisione della Cassazione sottolinea l’importanza di un sistema di protezione articolato su due livelli:

  • Il giudizio di novità garantisce che il registro dei marchi rimanga ordinato e libero da conflitti potenziali.
  • Il giudizio di contraffazione agisce come rete di sicurezza per proteggere il marchio da abusi concreti.

In un mercato sempre più competitivo (e spregiudicato), chi investe nella costruzione di un brand deve conoscere queste dinamiche per proteggere l’identità e il valore del proprio marchio, salvaguardando così la reputazione aziendale e il proprio avviamento commerciale.

© Canella Camaiora Sta. Tutti i diritti riservati.
Data di pubblicazione: 27 Gennaio 2025
Ultimo aggiornamento: 28 Gennaio 2025

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Margherita Manca

Avvocato presso lo Studio Legale Canella Camaiora, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano, si occupa di diritto industriale
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