Cosa può fare un imprenditore in caso di contraffazione di prodotti?

La contraffazione di un prodotto è data dalla sua imitazione illecita  (ad es. violando la normativa sui marchi, sui brevetti, etc.). 

In questo articolo vedremo:

Cosa fare in caso di contraffazione?

Agire rapidamente deve essere il mantra per un imprenditore che si accorge che i suoi prodotti sono stati copiati. Per ottenere l’interruzione del fenomeno e, soprattutto, per contenere i danni, la prima cosa da fare è rivolgersi ad un avvocato esperto in proprietà intellettuale.

Durante un primo appuntamento, di solito, classifichiamo il problema attraverso una serie di domande:

• Che tipo di prodotto è stato imitato/contraffatto?
• Qual è il grado di somiglianza tra prodotto originale e prodotto contraffatto?
• Qual è l’estensione territoriale della contraffazione?
• Il titolare aveva difeso il prodotto mediante registrazione di marchi, brevetti, design o altro?
• Sono state violate altre normative (es. falso made in Italy, marcatura CE)?
• Sono disponibili informazioni sull’identità del contraffattore?

Solo dopo aver raccolto tutte le informazioni rilevanti è possibile decidere come agire per bloccare la contraffazione e ottenere un risarcimento.

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Nella maggior parte dei casi si agisce mediante una diffida legale. Attraverso la lettera di un avvocato (c.d. lettera di diffida) è possibile invitare il contraffattore a cessare spontaneamente la condotta lesiva. Tuttavia, potrebbe risultare maggiormente consigliabile agire “a sorpresa” per evitare che il contraffattore faccia sparire le prove della sua colpevolezza. Nel prosieguo, vedremo come fare in concreto.

Il sequestro di beni contraffatti e altre misure urgenti

Per evitare che la condotta del contraffattore generi danni irreversibili, il legislatore ha previsto la possibilità di richiedere in sede giudiziale misure cautelari speciali. Come detto, le misure cautelari possono essere richieste anche inaudita altera parte ovvero a sorpresa. Esse colpiscono la violazione alla radice e sono:

• l’inibitoria;
• il sequestro;
• la descrizione.

L’inibitoria consiste nell’ordine di un giudice di interrompere la contraffazione. Spesso è accompagnata da una penale a carico del contraffattore per ogni giorno di ritardo e/o per ogni pezzo contraffatto prodotto o commercializzato dopo il divieto del giudice.

Il sequestro, ovviamente, è tanto più aggressivo quanto più efficace. Consente, allo stesso tempo, sia di bloccare la contraffazione che di conservare la prova della violazione. È possibile sequestrare anche le scritture contabili del contraffattore per avere contezza dell’entità dell’illecito in termini quantitativi e monetari.

 Infine, la descrizione consente di “descrivere” l’illecito e, pertanto, serve ad avere un quadro più chiaro della violazione e a verificarne l’effettiva consistenza. E’ molto utilizzata, ad esempio, in campo brevettuale. 

A seguito della fase cautelare, volta a contenere l’illecito, sarà possibile anche agire per ottenere il risarcimento dei danni patiti. 

Vediamo però quali sono le ulteriori misure di contenimento che è possibile attivare.

La segnalazione sul portale/sito e-commerce  

In caso di violazioni lampanti avvenute online che riguardano marchi, brevetti, design, copyright etc. è possibile segnalare la violazione direttamente alla piattaforma che propone in vendita le merci contraffatte.

Il responsabile del marketplace o del sito di e-commerce, anche se non è l’autore materiale dell’imitazione, è infatti responsabile in veste di “hosting provider”. Quando l’hosting provider non si attiva tempestivamente per eliminare la violazione verrà ritenuto responsabile. Lo ha stabilito chiaramente la giurisprudenza nell’ambito di diverse pronunce e, in particolare, dalla Cassazione (Cass., I sez., sent. 19.03.2019, n. 7708).

E’ proprio per questa ragione che soggetti come Alibaba, Amazon, Ebay… tendono ad intervenire rapidamente quando la violazione riguarda chiaramente un marchio o un modello registrato. L’attività di segnalazione è una delle attività di cui ci occupiamo sempre con maggiore frequenza e porta, nella maggior parte dei casi, alla rimozione dal portale delle merci contraffatte.

All’esito della procedura il gestore della piattaforma rimuove il materiale illecito e ci fornisce una conferma dell’avvenuta rimozione.

La segnalazione all’Agenzia delle Dogane

L’Agenzia delle Dogane prevede la possibilità di effettuare un’apposita segnalazione, la c.d. “domanda di intervento”, volta ad ottenere il fermo delle merci sospette.

Quando presentiamo la domanda per conto dei nostri clienti ci facciamo carico di descrivere in dettaglio la violazione precisando:

• il certificato di registrazione del marchio o del modello (design) che si assume violato;
• un set fotografico che descriva il prodotto originale e quello contraffatto;
• l’area territoriale interessata dalla contraffazione e di quella per cui si richiede l’intervento o la sorveglianza;
• l’elenco dei soggetti coinvolti nell’illecito.

Quando le Dogane sospettano che le merci siano effettivamente contraffatte, provvede a darcene immediata comunicazione. Il richiedente avrà poi 10 giorni di tempo per comunicare all’Agenzia se la merce fermata è ritenuta originale ovvero contraffatta. 

In caso di conferma, l’Agenzia delle Dogane provvede al sequestro della merce e a dare avvio al procedimento penale a carico dei soggetti coinvolti nel reato.

Poiché il richiedente ha diritto di sapere la provenienza e la destinazione della merce contraffatta, la sorveglianza doganale è uno strumento importante proprio per raccogliere informazioni sull’illecito, fermarlo, e avviare un procedimento per il risarcimento del danno.