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Come tutelare un marchio? La risposta è in tre momenti essenziali.

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale

by Gianluca Verzì

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Si parla spesso e genericamente della protezione dei marchi. Eppure per rispondere alla domanda “come tutelare un marchio?”  e quindi per adottare una strategia efficace, noi professionisti ragioniamo per fasi:

  1. Innanzitutto, occorre analizzare preventivamente i marchi depositati (ed utilizzati) dai concorrenti. Questa attività è normalmente definita ricerca di anteriorità e/o analisi del mercato di riferimento;
  2. Esaurita la prima fase, al fine di ottenere una valida registrazione, occorre depositare il marchio (si v. articolo “Marchio verbale o figurativo: quale scegliere?“) presso gli Uffici competenti;
  3. Ultimo, ma non meno importante, occorre realizzare una valida strategia di sorveglianza del marchio registrato.

Non tutti sanno che tollerare un marchio confondibile per un periodo di cinque anni, consente al concorrente di ottenere la convalidazione del proprio marchio. Ciò significa che il “distratto” titolare del marchio anteriore, decorsi cinque anni di tolleranza, non potrà fare più nulla contro il marchio del concorrente.

Come sempre, prevenire è meglio che curare. 

Si sa che ogni marchio viene considerato una preziosa proprietà immateriale. Saper come tutelare un marchio implica mettere a sua protezione degli accorgimenti “antifurto”. Esattamente come si fa con le nostre proprietà materiali.

È quindi possibile e assolutamente consigliabile adottare le opportune cautele per fare in modo che il vostro marchio venga “sorvegliato”.

Che cos’è un servizio di sorveglianza su un marchio?

Un servizio di sorveglianza su un marchio è l’attività di monitoraggio periodico dei registri marchi nazionali, comunitari e internazionali, al fine di intercettare i nuovi depositi che potrebbero costituire una contraffazione del vostro marchio.

Di norma, il monitoraggio viene operato da un computer, che utilizza strumenti di ricerca e sofisticati algoritmi per intercettare le interferenze potenzialmente rilevanti. Uno dei professionisti del nostro studio, poi, analizza manualmente i marchi intercettati e presenti all’interno dei report di sorveglianza, li valuta,  e individua quelli ritenuti realmente pericolosi.

Qualora emergano queste criticità, vengono immediatamente segnalate al Cliente, per assumere le decisioni tempestive che si rendono necessarie contro il “contraffattore”.

Quali sono i vantaggi di una sorveglianza marchi?

Una sorveglianza ben eseguita consente la pronta sospensione dell’iter di registrazione del nuovo marchio e la possibilità di “eliminare” sul nascere i danni (anche di immagine) che potrebbero derivare dall’utilizzo e dalla illegittima registrazione di marchi potenzialmente interferenti.

Senza contare che reagire attivando un’opposizione amministrativa dà origine a un procedimento che è di gran lunga più veloce e meno costoso di una vertenza in Tribunale (anche in termini di parcelle legali).

A volte, poi, basta anche una semplice diffida per indurre l’avversario a desistere dall’utilizzo del marchio interferente. Individuata una falla nel proprio sistema di protezione del marchio è davvero importante smettere di imbarcare acqua. Inoltre, a fronte di una contraffazione in atto, è possibile domandare al contraffattore il risarcimento del danno subito.

Quanto costa sorvegliare un marchio?

Abbiamo già precisato quanto costa registrare un marchio in un nostro precedente articolo. Il costo di una sorveglianza marchi dipende da diversi fattori: dall’estensione del territorio sorvegliato e, quindi, dal numero di registri marchi selezionati (ad esempio: Italia, Unione Europea, Italia+USA+Canada, eccetera), dal tipo di marchio (verbale, figurativo, sonoro, eccetera) e dal novero di beni/servizi per cui si vuole venga garantita la propria esclusiva.

Una sorveglianza continua in Europa per un marchio verbale, ha un prezzo indicativo di 250 Euro in ragione di anno, cui va aggiunto il tempo e l’onorario del professionista per l’analisi dei report marchi interferenti che verranno periodicamente generati dall’algoritmo di sorveglianza.

Se invece ciò che si desidera è avere un check-up istantaneo (una tantum) dello stato di salute del proprio marchio, in ragione dell’eventuale compresenza di marchi uguali o confondibili presenti nei registri europei, lo studio Canella Camaiora è a vostra disposizione per preventivi dedicati alle specifiche necessità individuali di ciascun cliente.

 

Data di pubblicazione: 23 Ottobre 2018

Gianluca Verzi

Laureato all'Università Cattolica di Milano, praticante avvocato appassionato di diritto industriale in particolare di Diritto dei marchi.

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