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Anche i marchi (celebri) piangono!

Pubblicato in: Proprietà Intellettuale

by Daniele Camaiora

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La McDonald’s International Property Company, Ltd. si è vista inopinatamente annullare dall’Ufficio europeo nientepopodimeno che il marchio comunitario BIG MAC.

Ciò è accaduto in esito a una vertenza in materia di marchi assurta recentemente agli onori della cronaca (EUIPO Cancellation nr. 14788C).

Al di là del fatto che non escludo – in futuro – di scrivere un articolo specificamente dedicato a questa momentanea sconfitta della catena di fast food più famosa del Globo, e al di là del fatto che la pronuncia di annullamento è già stata appellata e che sono moderatamente convinto che McDonald’s®, alla fine, la spunterà (magari non in sede di appello presso la Commissione Ricorsi, ma verosimilmente davanti al Tribunale dell’Unione Europea), è a dir poco curioso il motivo in base al quale la Divisione di Cancellazione dell’EUIPO si è pronunciata per l’annullamento: il colosso statunitense non sarebbe stato in grado di provare un sufficiente uso del marchio in questione…

Ora, se non ci fosse da piangere, ci sarebbe da ridere, magari pensando al famoso sketch di PULP FICTION in cui Vincent Vega (John Travolta) cerca di spiegare al compagno di scorribande Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) come – anche a Parigi – il BIG MAC sia sempre il BIG MAC, salvo venir chiamato: «le BIG MAC».

La prova del c.d. “genuine use

Non è la prima volta che l’EUIPO, nella valutazione della sussistenza o meno del requisito di validità dei marchi del c.d. “genuine use”, giunge a conclusioni abnormi.

Ma in cosa consiste questo requisito di validità? Diciamo che, affinché un marchio sia valido e se ne possa rivendicare il conseguente diritto di sfruttamento in esclusiva, «la normativa dell’Unione Europea sui marchi d’impresa pone a carico del titolare di un marchio registrato un “obbligo” di utilizzare effettivamente tale marchio. L’obbligo di usare il marchio non trova applicazione immediata dopo la registrazione del marchio anteriore. Anzi, il titolare di un marchio registrato dispone di un “periodo di tolleranza” di cinque anni durante i quali non è necessario dimostrare l’uso del marchio per poterlo invocare – anche in procedimenti di opposizione dinanzi all’Ufficio. Dopo tale periodo di tolleranza, il titolare può essere tenuto a dimostrare l’uso del marchio anteriore per i prodotti e i servizi in questione.» (cfr. direttive concernenti l’esame dei marchi nell’unione europea).

Sia chiaro che il principio di cui sopra è sacrosanto, ma il fermo parere di chi scrive è che i giudicanti, nel valutare sussistente (o meno) l’uso effettivo di un marchio, dovrebbero sempre applicare norme come – per esempio – quella dell’art. 115, comma 2, del Codice di Procedura Civile italiano, secondo cui: «Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza».

Nella comune esperienza, non sembra realisticamente ipotizzabile che un giudice non sappia che BIG MAC è un marchio costantemente utilizzato, e lo stesso dicasi per il marchio protagonista della controversia che andremo a illustrare brevemente.

LOUIS VUITTON vs. LV POWER ENERGY DRINK

Capita che LOUIS VUITTON®, forte del proprio marchio grafico registrato, decida di opporsi alla domanda di registrazione di un marchio incredibilmente simile…

Ebbene, capita anche che la Quarta Commissione di Ricorso dell’EUIPO decida di respingere l’opposizione per mancanza di confondibilità fra i segni sopra rappresentati e giustificando la propria decisione sulla base dell’assunto che non sarebbe stata data la prova che il marchio LOUIS VUITTON® fosse sufficientemente noto al pubblico dei prodotti interessati (classi 18 e 25 della Classificazione Internazionale di Nizza).

Per fortuna della grande maison francese, il Tribunale dell’Unione Europea ci ha messo la proverbiale “pezza”, decidendo il caso (T-372/17 – Louis Vuitton Malletier/ EUIPO – Bee-Fee Group [LV POWER ENERGY DRINK]) con una sentenza che ha annullato la decisione della Quarta Commissione, esortando di fatto l’EUIPO a valutare meglio la sussistenza dell’uso effettivo, anche tenendo in considerazione – per esempio – i precedenti giurisprudenziali (sia a livello comunitario, che dei Paesi membri). Una presa di posizione senza dubbio ragionevole e pienamente condivisibile, in particolare per un segno (LOUIS VUITTON®) di notorietà così grande.

La nociva tentazione di agganciarsi a marchi celebri

Se le recenti disavventure giudiziarie di colossi come McDonald’s® o LOUIS VUITTON® vi stanno facendo venire l’acquolina in bocca e pensare di poterne sfruttare impunemente l’avviamento utilizzando e/o registrando marchi interferenti, scordatevelo!

Gli intoppi giurisdizionali possono affliggere davvero chiunque, ma questi sono soggetti che hanno disponibilità economiche pressoché infinite e che non avranno alcun problema ad adire tutte le sedi giudiziarie disponibili, giungendo – prima o poi – a ottenere la piena tutela dei loro marchi e presentare il conto (salato!) a coloro che avranno provato ad approfittare delle battute d’arresto di cui sopra.

Piuttosto che abbandonarvi a questa nefasta tentazione, affidatevi a professionisti esperti in materia di marchi, magari fin dall’attività di naming: vi risparmierete un sacco di grattacapi!

Data di pubblicazione: 17 Aprile 2019

Avv. Daniele Camaiora

Avvocato Daniele Camaiora

Senior Partner dello studio legale Canella Camaiora, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano, appassionato di Nuove Tecnologie, Cinema e Street Art.

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