Addio alla “central definition theory”? La Cassazione si pronuncia sulla contraffazione per equivalenti

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 120 del 4 gennaio 2022, supera il risalente approccio definito come “central definition theory”, dando un ruolo centrale alle rivendicazioni. 

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Il caso: la contraffazione del brevetto

Nel caso di specie, la società Alfa Spa, titolare di un brevetto europeo, convalidato in Italia, sosteneva che la società Beta Spa avesse contraffatto tale brevetto offrendo in vendita impinati adottanti soluzioni interferenti con il titolo di privativa della società Alfa Spa. 

Tuttavia, le Corti di merito hanno ritenuto infondate le doglianze dell’attrice sostenendo che le caratteristiche rivendicate all’interno del brevetto azionato non fossero riprodotte negli impianti contestati. Infatti, l’invenzione della società Alfa Spa merita tutela nei limiti delle caratteristiche rivendicate non essendo sufficiente che i macchinari di Beta Spa riproducano il nucleo essenziale del brevetto, in quanto sarebbe del tutto assente una delle rivendicazioni del brevetto. 

Prima di procedere con l’analisi dell’ordinanza della Cassazione, vediamo cosa dice la normativa in merito alla contraffazione per equivalenti. 

La dottrina degli equivalenti: l’art. 52 del Codice della Proprietà Industriale

L’art. 52 del CPI, come modificato dal D.Lgs. 131/2010, prevede: 

• al comma 1, che nelle rivendicazioni deve essere indicato specificamente ciò che si vuole indicare come oggetto del brevetto; 
• al comma 2 e 3 che i limiti della protezione sono determinati all’interno delle rivendicazioni e che la descrizione e i disegni assolvono alla funzione di interpretare le rivendicazioni garantendo, nel contempo, un’equa protezione al titolare dell’invenzione e una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi. 

Il comma 3 bis, introdotto dal sopracitato decreto del 2010, introduce il riconoscimento normativo alla contraffazione per equivalenti (da tempo riconosciuta da giurisprudenza e dottrina). Tale comma precisa, infatti, che “Per determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni” (regola conforme al Protocollo interpretativo dell’art. 69 della Convenzione sul Brevetto Europeo). 

Più nel dettaglio, la dottrina degli equivalenti garantisce al titolare di un brevetto una tutela più ampia di quella che gli verrebbe concessa sulla base di un’interpretazione strettamente letterale del brevetto, evitando che modeste e non significative varianti consentano di eludere la protezione conferita dal brevetto.

Il superamento della “central definition theory”

All’interno dell’ordinanza, la Corte di Cassazione precisa che nella disposizione di cui all’art. 52 CPI viene colto il superamento dell’ormai risalente approccio della “central definition theory” che si basava sulla valutazione dell’invenzione nel suo complesso. 

Questa modalità di ricostruzione aveva incontrato numerose critiche perché non teneva in considerazione il ruolo delle rivendicazioni, ponendo in una situazione di incertezza le terze parti circa l’ampiezza della tutela brevettuale conferita dalla privativa. 

In tal modo si è rafforzato il ruolo centrale e autonomo delle rivendicazioni sia nella valutazione dei requisiti di brevettabilità sia nella fase di accertamento della contraffazione letterale o per equivalenti. 

I criteri per valutare l’equivalenza

All’interno dell’ordinanza, la Cassazione riporta due metodologie per valutare l’equivalenza: 

• il “triple test”, secondo cui nella contraffazione per equivalenti rientrano solo quelle soluzioni che realizzano lo stesso risultato dell’invenzione, con le stesse modalità e che svolgono sostanzialmente la medesima funzione;
• il criterio dell’ovvietà, secondo cui nella contraffazione per equivalenti rientrano tutte le realizzazioni che, considerata la c.d. arte nota, costituiscono per l’esperto del settore una variante ovvia e banale. 

La Cassazione tende a prediligere il secondo dei due metodi sopra riportati.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, tuttavia, rigettava l’impugnazione proposta dalla società Alfa Spa. A giudizio della Cassazione, nel caso di specie i macchinari della società Beta Spa non rappresentano un’innovazione banale e ovvia dei dispositivi brevettati dalla Alfa Spa (assenza di interferenza).

Ulteriormente, la Corte enuncia il seguente principio di diritto: “In tema di brevetti per invenzioni industriali e della loro contraffazione per equivalente, ai sensi dell’ art. 52, comma 3 bis, del Codice Proprietà Industriale, di cui al D. Lgs. n. 30 del 2005, come modificato ad opera del d.lgs.131 del 13/8/2010, il giudice – chiamato a valutare l’esistenza di un illecito contraffattorio – deve preliminarmente determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, poi individuare analiticamente le singole caratteristiche del trovato, così come espressamente rivendicate nel testo brevettuale, interpretate anche sulla base della loro descrizione e dei disegni allegati, e quindi verificare se ogni elemento così rivendicato si ritrovi anche nel prodotto accusato della contraffazione, anche solo per equivalenti, così intendendosi, secondo una delle possibili metodologie utilizzabili, quelle varianti del trovato che possano assolvere alla stessa funzione degli elementi propri del prodotto brevettato, seguendo sostanzialmente la stessa via dell’inventore e pervenendo al conseguimento dello stesso risultato”. 

L’ordinanza n. 120/2022 supera quindi, la “central definition theory” e tale superamento sembrerebbe essere confermato anche dalla più recente ordinanza della Corte di Cassazione, n. 30943 del 20 ottobre 2022, ove la Corte ha accertato la contraffazione per equivalenti di un brevetto perché le differenze del trovato successivo erano ovvie e banali. Infatti, la Corte sostiene che “al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, così da costituirne una contraffazione, occorre accertare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente, essendo da qualificarsi tale quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema, potendo ritenersi in questo caso soltanto che la soluzione si collochi al di fuori dell’idea di soluzione protetta”.