Qualche giorno fa la Corte di Giustizia europea ha deciso che l’Ufficio UE per la proprietà intellettuale (EUIPO) dovrà riesaminare la validità del marchio di forma del Kit Kat, costituito dalle “quattro dita di cioccolata”.
La vicenda era nata nel 2002 quando la Nestlè aveva chiesto all’EUIPO di registrare come marchio comunitario la semplice forma del prodotto qui rappresentato.
Il punto è quello di definire se le “quattro dita di cioccolata” in questione riescano ad evocare nella mente del consumatore la provenienza imprenditoriale della barretta sul mercato comunitario ovvero a distinguerla adeguatamente dagli altri prodotti presenti sullo stesso mercato. Dopo una prima risposta affermativa, la vicenda si è concentrata soprattutto su questioni relative alla prova dell’acquisizione di detta capacità di distinguere in tutti — o solo in alcuni — stati dell’Unione.
In particolare l’Ufficio comunitario aveva tralasciato di pronunciarsi circa l’acquisizione della capacità distintiva (o meno) delle “quattro dita di cioccolata” in Belgio, in Irlanda, in Grecia e in Portogallo… Ci torneremo tra poco. Forse è il caso di fare un passo indietro per rammentare cos’è un marchio in generale.
Che cos’è un marchio?
Il marchio è un segno che permette di identificare i prodotti e i servizi di un’impresa, distinguendoli da quelli di imprese concorrenti (si veda la sezione del sito dedicata alla registrazione dei marchi oppure l’articolo dell’Avv. Arlo Canella su “Le 3 regole per scegliere un buon marchio“). Grazie al marchio, il consumatore deve poter essere in grado di riconoscere l’origine dei prodotti/servizi. Inoltre, il marchio ha un valore (ed una funzione) attrattivo-pubblicitaria perché col passare del tempo il pubblico associa al marchio l’immagine e la reputazione dell’azienda stessa. Del resto, un marchio è in grado di ispirare fiducia esattamente come il viso di una persona che ci è nota.
Il marchio contraddistingue ed incorpora ogni azione — positiva o negativa — della vita aziendale. Proprio per questo motivo alcuni marchi ci attirano più di altri.
Per essere valido, un marchio — oltre ad essere NUOVO — deve essere dotato di CAPACITA’ DISTINTIVA.
Un marchio infatti non può limitarsi a descrivere le caratteristiche del prodotto o del servizio contrassegnato. Esso deve contenere elementi originali affinché il pubblico possa risalire chiaramente all’origine imprenditoriale del prodotto/servizio senza confondersi con i prodotti dei concorrenti. Se i marchi fossero tutti descrittivi o banali, ci sarebbe una gran confusione sul mercato.
Cosa sono i marchi di forma?
Secondo la normativa “possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare
- le parole,
- compresi i nomi di persone,
- i disegni,
- le lettere,
- le cifre,
- i suoni,
- la forma del prodotto
- o della confezione di esso” (art.7 c.p.i.), per cui è possibile classificare il marchio secondo la sua struttura.
I “marchi di forma”, in particolare, hanno ad oggetto “la forma del prodotto o parte di esso o la sua confezione”.
La normativa quindi protegge la forma e l’aspetto esteriore di un prodotto o di una parte di esso come marchio tridimensionale, a condizione che questa forma presenti un sufficiente carattere distintivo.Una forma banale difficilmente potrà essere considerata un valido marchio.
La valutazione della capacità distintiva di un marchio è eseguita in base alla tipologia di prodotti/servizi esso è chiamato a contraddistinguere.
Pur essendo ovvio che tutte le bibite sono destinate ad essere contenute in bottiglie, non tutte le bottiglie saranno sufficientemente distintive da poter costituire un valido marchio.
Inoltre, la capacità distintiva spesso muta insieme alla percezione del consumatore. Alcune forme, piuttosto banali in origine, riescono a diventare riconoscibili/distintive in relazione all’uso che di esse viene fatto sul mercato. La percezione del consumatore muta infatti col passare del tempo anche grazie all’accoppiamento con il marchio denominativo/figurativo tradizionale. In questi casi si parla infatti di capacità distintiva acquisita.
I criteri per identificare un marchio di forma non si discostano da quelli applicati alle altre categorie di marchi ma appare spesso difficoltoso dimostrare il carattere distintivo (acquisito o meno) perché in generale il consumatore non è abituato a riconoscere l’origine di un prodotto a partire dalla sua forma pura e semplice.
La regola generale da tenere in considerazione è comunque quella che l’Ufficio marchi non potrà mai accogliere domande di marchio costituite da forme di prodotto banali e diffuse (esattamente come non potrà accettare la registrazione del marchio verbale “biscotti” per biscotti).
Tuttavia, dovrà accettare la validità di quei marchi che risultino ormai sufficientemente distintivi perché — pur essendo costituiti da forme banalotte — risultano ormai correntemente riconosciuti dal pubblico come distintivi di una sola e specifica origine imprenditoriale .
Perché la Corte ha negato (per ora) la protezione alla forma del marchio Kit Kat?
La Corte di Giustizia ha negato la protezione alla forma del marchio Kit Kat in virtù del “carattere unitario” del marchio dell’Unione europea per cui esso “produce gli stessi effetti in tutta l’Unione”. Per poter registrare un marchio che in origine era privo di capacità distintiva (ossia non aveva già un “carattere distintivo intrinseco”) occorre acquisire prove che dimostrino l’effettivo uso in tutti gli Stati membri nel loro complesso, che ne determinino il carattere distintivo, e non in una sola parte dell’Unione.
Pertanto la Corte, nel caso specifico, ha confermato quanto aveva sostenuto nella precedente decisione il Tribunale UE.
Il Tribunale aveva deciso di annullare l’attribuzione di marchio comunitario da parte dell’EUIPO, ritenendo che questi aveva concesso il marchio riconoscendo il carattere distintivo in seguito al suo uso (a dimostrazione del quale Nestlè aveva fornito elementi di prova) tenendo però in considerazione solo alcuni Stati membri.
Secondo il responso della Corte, quindi, la sorte del marchio di forma Kit Kat resta incerta e dovrà essere appurata sulla base dell’uso ed alla capacità acquisita in concreto in tutta l’Unione.
Marchio di forma, strategia commerciale?
Ebbene, è davvero difficile per le imprese adottare quella del marchio di forma come strategia commerciale premeditata.
Si può dire infatti che, in alcuni casi, una forma non troppo originale venga commercialmente adottata quasi per caso e che, col passare del tempo, con l’associazione al marchio tradizionale sul packaging, con le campagne promozionali e con l’uso intensivo… detta forma diventi alla fine distintiva. Distintiva al punto da voler tentare un deposito di marchio confermativo di una comprovata percezione del pubblico.
In altri casi, le forme nascono deliberatamente vezzose/minimali, originali, distintive. In questi casi, la protezione delle forme potrà (e dovrà) passare attraverso una strategia di protezione legale sin dal principio.
Ricordiamo che la forma del prodotto può godere giuridicamente di un cumulo di tutele (marchio, design, copyright, concorrenza sleale).
Non bisogna dimenticare poi che la strategia potrà avere un certo valore solo se la forma proposte tiene in considerazione le peculiarità del prodotto e della sua confezione. Nel caso di oggi, ad esempio, le “quattro dita di cioccolato” non potrebbero aver avuto alcun innalzamento della capacità distintiva ove le campagne promozionali l’avessero mostrato sempre e solo impacchettato.
A norma di legge, esistono dei limiti in cui un marchio di forma possa essere considerato tale. La complessità della materia richiede sempre l’intervento di un esperto per una corretto assestamento di prodotti nuovi o innovativi e delle relative strategie di corretta valorizzazione e protezione.
